Co-existence agreement tussen MKB Ondernemers en TomTom rechtsgeldig ontbonden wegens overtreding: taalkundige uitleg Overeenkomst biedt geen ruimte voor ander gebruik dan in overeengekomen logo vorm en MBK Ondernemers gebruikt Tom-teken anders dan in die overeengekomen vorm. Tom-teken maakt inbreuk op TomTom-merken: verwarringsgevaar door visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en sprake van complementaire dan wel soortgelijke waren en diensten. Ook sprake van inbreuk op handelsnaamrechten TomTom: verwarringsgevaar door geringe afwijking tussen handelsnamen en feit dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. Pan-Europees verbod op gebruik Tom als logo, handelsnaam en domeinnaam.
OVEREENKOMSTEN – MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT
MKB Ondernemers, eerder bekend onder de handelsnaam MKB Brandstof, geeft een soort creditcard uit waarmee het voor ondernemers gemakkelijker is om de administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. In de reclame-uitingen maakten zij hiervoor gebruik van Tom de Ridder, een fictief persoon. In het kader van een rebranding besluit MKB Ondernemers af te stappen van de handelsnaam MKB Brandstof en gebruik te gaan maken van het merk TOM. Het fictieve karakter Tom de Ridder wordt de laan uit gestuurd. MKB Ondernemers beseft zelf ook wel dat er een grote reisinformatiesystemen-aanbieder is, die hier mogelijk problemen mee zou kunnen hebben. MKB Ondernemers neemt contact op met TomTom en zij komen uiteindelijk tot een co-existence agreement waarin onder andere staat dat MKB Ondernemers het Tom logo niet zal registreren, in haar uitingen enkel dit logo zal gebruiken en niet het woord Tom in elke andere stijl of vorm. MKB Ondernemers lanceert de rebranding en TomTom is ongelukkig over de uitingen. Volgens TomTom is er in de onderhandelingen nooit sprake geweest van een rebranding van een hele onderneming, maar van de rebranding van het fictieve karakter Tom de Ridder. Ook wordt het merk Tom in andere vormen gebruikt dan alleen als logo. TomTom beëindigt de overeenkomst.
In dit kort geding vordert TomTom van MKB Ondernemers elke inbreuk op de merken TomTom te staken. De voorzieningenrechter oordeelt aan de hand van het Haviltex-criterium dat de betekenis die partijen over en weer aan de tekst van artikel 1 van de overeenkomst mochten geven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten, geen ruimer gebruik van het teken Tom toelaat. De overeenkomst laat, anders dan MKB Ondernemers stelt, geen ruimte voor een ander gebruik van het teken Tom in bijvoorbeeld drukletters of in mondelinge vorm waar het gebruik van het logo niet mogelijk is (zie radioreclames). Van belang bij deze uitleg is dat er lange tijd is onderhandeld tussen professionele partijen. MKB Ondernemers heeft merkonderzoek laten verrichten en heeft Tom als handelsnaam laten inschrijven. Dat de bestuurder van MKB Ondernemers niet op de hoogte was van Intellectuele Eigendomsrechten wordt daarom niet aannemelijk geacht. Hierdoor ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een aanzienlijke betekenis toe te kennen aan de taalkundige uitleg van de overeenkomst.
De totstandkoming van de overeenkomst geeft geen aanleiding om ervan uit te gaan dat partijen iets anders hebben bedoeld dan de taalkundige uitleg doet vermoeden. De bedrijfsjurist van TomTom heeft tijdens het telefoongesprek met de bestuurder van MKB Ondernemers duidelijk gemeld dat zij zich oncomfortabel voelt bij alles wat MKB Ondernemers van plan was onder de naam Tom te gaan doen. De bestuurder van MKB Ondernemers heeft tijdens het telefoongesprek ook niet eenduidig aangegeven dat het ging om een volledige rebranding naar Tom als handelsnaam. De bedrijfsjurist van TomTom heeft vervolgens herhaaldelijk aangegeven dat zij uitsluitend bereid was om het gebruik van het gestileerde logo toe te staan. Uit de e-mail van de bestuurder van MKB Ondernemers bij retournering van de ondertekende overeenkomst, waarin hij aangeeft dat zij in teksten waarin het gebruik van het logo niet mogelijk is, het teken Tom in het relevante lettertype zouden gebruiken laat evenwel zien dat MKB Ondernemers op de hoogte was dat dat gebruik buiten de reikwijdte van de overeenkomst viel. TomTom heeft vervolgens deze uitleg niet bevestigd.
MKB Ondernemers heeft vervolgens onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een leemte in de overeenkomst die naar redelijkheid en billijkheid zou moeten worden aangevuld, zoals bedoeld in artikel 6:248 lid 1 BW. Ook heeft MKB Ondernemers onvoldoende onderbouwd dat een verbod van het gebruik van het merk Tom anders dan in de overeenkomst opgenomen logo, onaanvaardbaar is als bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW.
Al het bovenstaande overwegende oordeelt de voorzieningenrechter dat MKB Ondernemers artikel 1 van de overeenkomst heeft overtreden en dat de overeenkomst is geëindigd.
Het gebruik van MKB Ondernemers van het merk Tom levert merkinbreuk op in de zin van artikel 9 lid 2 onder b UMeV en artikel 2.20 lid 1 sub B BVIE. Het teken Tom vertoon zowel in logo als in woordvorm grote overeenstemming met de TomTom-merken. Het kleurgebruik en de gestileerde punt achter Tom neemt de visuele overeenstemming niet weg. Bij het woordelement is er sprake van een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dat de herhaling van het woord Tom ontbreekt doet hieraan niet af. Het onderscheidende element in de TomTom merken is Tom, waarbij het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek moet worden betrokken die de dan al dan niet gebruikte herhaling bij de eerste oogopslag mogelijk niet zal opvallen. Er is sprake van soortgelijke waren en diensten. MKB Ondernemers biedt onder het merk Tom mobiliteitsdiensten aan als betaaltransacties en overzichten in kosten en verbruik op het gebied van tanken, autowassen en parkeren middels haar Tom-pas of de apps. De voorzieningenrechter acht deze diensten complementair aan de reisinformatiesystemen van TomTom die voor automobilisten relevante mobiliteitsinformatie verstrekken zoals over benzinestations en parkeergarage. Voor de soortgelijkheid van de waren en diensten is niet relevant dat TomTom bij het grote publiek bekender is als leverancier van navigatieapparatuur dan van zogenaamde telematics diensten. Er is sprake van verwarringsgevaar.
Gezien hetgeen ten aanzien van de merkinbreuk besproken is, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er ook sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van TomTom Er is sprake van zo’n geringe afwijking tussen de handelsnamen dat er bij het publiek verwarring te duchten is, in de zin van artikel 5 Hnw.
IEPT20161221, Rb Den Haag, TomTom v MKB Ondernemers
