Inbreuk op Jack Daniel’s merken

12-01-2017 Print this page
IEPT20170111, Rb Den Haag, Jack Daniels v Kamstra
(Met dank aan Paul Reeskamp, DLA Piper)

Onvoldoende onderbouwd dat door gedaagden met T1-status verkochte goederen in Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Uitputtingsverweer m.b.t. overige goederen onvoldoende onderbouwd. Opgave die is bevolen in later vernietigde kort geding vonnissen niet buiten beschouwing gelaten: verkregen overeenkomstig uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen in overeenstemming met wat op dat moment tussen partijen gold. Ook als bewijs wel onrechtmatig is zou het toelaatbaar zijn: geen bijzondere omstandigheden die ervoor zorgen dat bewijs buiten beschouwing zou moeten blijven. Geen winstafdracht voor inbreuk met verkopen producten met een T1-status onder AGD-status door gebrek aan kwade trouw. Wel kwade trouw met betrekking tot goederen met T1-status die zijn verkocht onder status ‘vrij’ en om goederen met status onbekend. Jack Daniel’s krijgt gelegenheid schaderapport aan te vullen en aan te passen en gedaagden mogen hierop reageren.

 

MERKENRECHT

 

Tussenvonnis in een zaak die bij dagvaarding van 24 mei 2002 is ingeleid. Jack Daniel’s is houdster van een aantal Benelux- en Gemeenschapsmerken, onder meer voor “JACK DANIELS”. Volgens Jack Daniel’s hebben gedaagden inbreuk gemaakt op haar merkenrechten. Zij vordert daarom onder meer een inbreukverbod, afdracht van de winst en een schadevergoeding.

 

Licentiehouders Brown-Forman en Pitts Bay kunnen een schadevergoeding en winstafdracht vorderen krachtens artikel 11 onder D BMW, maar geen inbreukverbod of opgave van gegevens. De vorderingen tegen de vennootschappen 3 tot en met 7 worden afgewezen, omdat de gestelde dreiging van merkinbreuk onvoldoende concreet is voor een merkinbreukverbod.

 

Gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (Class International, IEPT20051018 en Mevi v Bacardi, IEPT20150716) geldt dat met de verkoop van als zodanig zijn verkocht aan afnemers, ongeacht of deze binnen of buiten de EER zijn gevestigd, in beginsel geen inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel’s Properties is gemaakt. Daarentegen zijn de transacties met betrekking tot goederen met (aanvankelijk) T1-status die onder AGD-status zijn doorverkocht in beginsel wél inbreukmakend omdat de niet-communautaire goederen door voldoening van de invoerrechten in het vrij verkeer van goederen in de EER zijn gebracht. De rechtbank overweegt dat niet kan worden vastgesteld dat de door gedaagden met de T1-status verkochte goederen in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

 

Het uitputtingsverweer van gedaagden met betrekking tot de overige goederen (transitohandel, goederen met AGD-status en goederen met status vrij) faalt, omdat niet is gespecificeerd welke van de door Ernst & Young gerapporteerde producten afkomstig zouden zijn uit zogenaamde LGO-landen (landen en gebieden overzee) of vóór 1 januari 1996 (toen er in de Benelux nog wereldwijde uitputting gold) met toestemming van Jack Daniel’s buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en eveneens voor die datum in de EER zijn gebracht.

 

Gedaagden stellen dat de door hun gedane opgave buiten beschouwing zou moeten worden gelaten voor zover die ziet op de periode 1 januari 1996 tot 1 september 1998. Dat de vonnissen in kort geding door de rechtbank zijn vernietigd maakt het bewijs niet onrechtmatig, omdat het immers is verkregen overeenkomstig uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen in eerste aanleg en dus in overeenstemming is met wat op dat moment tussen partijen rechtens gold. Ook als zou worden aangenomen dat het bewijs onrechtmatig is, heeft dat niet zonder meer het gevolg dat het bewijs buiten beschouwing zou moeten blijven en er zijn geen bijzondere omstandigheden die daar wel toe leiden.

 

Voor zover gedaagden inbreuk hebben gemaakt met het verkopen van producten met een T1-status onder AGD-status is zij niet te kwader trouw geweest, omdat het verweer dat dit geen inbreuk betrof niet bij voorbaat kansloos was in het licht van de vragen van het hof Den Haag aan het Hof van Justitie EU. Voor deze inbreuk wordt de gevorderde winstafdracht daarom afgewezen. Dat is anders voor zover het gaat om goederen met T1-status die zijn verkocht onder status ‘vrij’ en om goederen met status onbekend. Dat is door gedaagden ook niet weersproken.

 

De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum waarop de verbintenis tot winstafdracht opeisbaar is geworden, dus vanaf de data waarop de verschillende inbreukmakende transacties hebben plaatsgevonden. Nu dit door Jack Daniel’s niet inzichtelijk is gemaakt wordt de wettelijke rente vanaf de laatste dag van de periode dat de transacties hebben plaatsgevonden (22 september 1999) toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat de inbreuk op de merkenrechten en de veroorzaakte schade aan gedaagden is toe te rekenen. Twee bezwaren van gedaagden tegen de door Jack Daniel’s overgelegde schadeberekening van haar deskundige worden gevolg. Jack Daniel’s krijgt de gelegenheid het rapport aan te vullen en aan te passen en gedaagden mogen hierop reageren. De gevorderde bestuurdersaansprakelijkheid wordt afgewezen.

 

IEPT20170111, Rb Den Haag, Jack Daniels v Kamstra

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:188