Verwarringsgevaar tussen logo met daarin O-T-A-Z-U en OTAZU woordmerken

11-05-2017 Print this page
IEPT20170308, Rb Amsterdam, Otazu

Depot Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw: bekendheid als persoon onder een bepaalde naam is geen gebruik van die naam voor waren of diensten, voldoende onderbouwd dat Timore (moedermaatschappij RO3) depot van teken “[merk 2]” ten behoeve en in het belang van RO3, de onderneming waarbij eiser op dat moment was betrokken, heeft verricht en depot teken “[merk 4]” door Otazu Licence verricht ten behoeve van RO3. Normaal gebruik Benelux-woordmerk [merk 1] aangetoond met overlegging foto’s en verklaring online sales manager. Benelux-woordmerk OTAZU (805435) vervallen verklaard: geen verzet tegen doorhaling. Benelux-woordmerk OTAZU (673316) alleen in stand gelaten voor shawls: voor overige niet tegen doorhaling verzet. Geen misbruik van recht door merken [merk 4], [merk 2], [merk 1] en OTAZU en domeinnamen te handhaven: merken rechtmatig verkregen. Eiser moet bewijzen dat werken waarop hij stelt auteursrecht te hebben en waarop inbreuk zou worden gemaakt zijn vervaardigd voordat hij in dienst trad bij RO3 of nadat het dienstverband werd verbroken. Geen belang bij gestelde inbreuk op foto’s. Onvoldoende onderbouwd dat eiser auteursrechthebbende sierraden is. Eiser geen auteursrechthebbende op logo Otazu: onvoldoende onderbouwd dat hij logo in 1992 heeft ontworpen, wel aangetoond dat logo in 2005 werd gebruikt en auteursrecht ligt krachtens artikel 7 Aw bij een van de vennootschappen waar eiser in dienst is getreden. Geen belang bij gestelde inbreuk portretrecht. Geen slaafse nabootsing: betreft in de kern bezwaar tegen kopiëren stijl eiser, waarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist die onvoldoende zijn gesteld. Deponeren naam eiser als merk niet onrechtmatig: eiser bij RO3 gaan werken, een doorstart van onderneming eiser, maar waar ondernemingsrisico bij [gedaagde sub 3] lag en niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] om investeringen te waarborgen is overgegaan tot registreren merken. Reconventie: Verwarringsgevaar (associatie) tussen teken “[merk 5]”  van eiser en [merk 4]  en  [merk 2]: eerste woord stemt volledig overeen, waardoor publiek [merk 5] zou beschouwen als aan merken 4, 2 en 1 verbonden onderneming. Verwarringsgevaar (associatie) tussen logo waarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren en OTAZU Benelux-merken en [merk 2]: publiek zou denken dat er commerciële band tussen eiser en OTZ bestaat. Uitlatingen eiser over dat  [gedaagde sub 3]  en [gedaagde sub 4] tot de maffia horen en dat verkochte producten namaak zijn onrechtmatig: juistheid uitingen op geen enkele wijze onderbouwd.

 

MERKENRECHTAUTEURSRECHTSLAAFSE NABOOTSINGONRECHTMATIGE DAAD

 

Eiser was (indirect)  bestuurder en aandeelhouder een aantal vennootschappen, waaronder Otazu B.V. en Otazu International. Otazu International was de houder van de woordmerken OTAZU en [merk 1] . Via deze vennootschap dreef eiser een onderneming gericht op onder meer de verkoop van sieraden. Eind 2008 is de onderneming van eiser in financiële problemen geraakt. Eiser heeft toen [gedaagde sub 3] benaderd met de vraag om hem te helpen de onderneming er weer bovenop te helpen. [gedaagde sub 3] was indirect bestuurder van de vennootschap RO3 B.V. Bij overeenkomst van 14 januari 2009 zijn eiser en RO3 overeengekomen dat eiser zijn bedrijven zou verkopen, in dienst zou treden bij RO3 en alle IE-rechten aan RO3 zou verkopen. Na faillissement heeft de curator van het oude Otazu B.V. en Otazu International de merkenrechten op OTAZU en [merk 1] aan Timore verkocht (een vennootschap van [gedaagde sub 3]. Het dienstverband van eiser bij RO3 is in 2011 geëindigd.  Eiser stelt nu onder meer dat [merk 4]  en [merk 2] te kwader trouw zijn geregistreerd en dat inbreuk op zijn auteursrecht is gemaakt.

 

De rechtbank oordeelt dat [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw zijn gedeponeerd, onder meer omdat de bekendheid van eiser als persoon onder een bepaalde naam geen gebruik van die naam voor waren of diensten is.

 

Het normaal gebruik van Benelux-woordmerk [merk 1] is volgens de rechtbank voldoende aangetoond met de overlegging van  foto’s en de verklaring van de online sales manager van OTZ. Het Benelux-woordmerk OTAZU met nummer 805435 wordt vervallen verklaard, nu gedaagden zich niet verzetten tegen de vervallenverklaring. Het Benelux-woordmerk OTAZU met nummer 673316 wordt vervallen verklaard voor alle klassen behalve shawls. Het Benelux-woordmerk OTAZU met het nummer 717766 wordt alleen niet vervallen verklaard voor zover het leder- en kunstlederwaren betreft.

 

Aangezien de merken [merk 4], [merk 2], [merk 1] en OTAZU en domeinnamen rechtmatig zijn verkregen door Otazu Licence, is geen sprake van misbruik van recht.

 

Ten aanzien van de gestelde auteursrechtinbreuk wordt overwogen dat eiser moet bewijzen dat de werken waarop hij stelt auteursrecht te hebben en waarop inbreuk zou worden gemaakt zijn vervaardigd voordat hij in dienst trad bij RO of nadat het dienstverband werd verbroken. Het is namelijk van belang dat eiser van begin 2009 tot 2011 in dienst was van RO3, waar op grond van artikel 7 Aw het auteursrecht op de werken die eiser in die tijd heeft gemaakt ligt. Bij de gestelde inbreuk op een aantal foto’s heeft eiser in het licht van onvoldoende belang, omdat niet is onderbouwd dat het auteursrecht bij eiser ligt en dat OTZ na ontvangst van de dagvaarding is overgegaan tot verwijdering van de foto’s. Ten aanzien van de sierraden heeft eiser onvoldoende onderbouwd dat hij auteursrechthebbende is. Ten aanzien van het logo Otazu is onvoldoende onderbouwd dat eiser het logo in 1992 heeft ontworpen. Wel is aangetoond dat het logo in 2005 werd gebruikt, maar in 2005 was eiser geen zelfstandige meer, zodat het auteursrecht ex artikel 7 bij een van de vennootschappen waar hij toen in dienst was ligt.

 

De rechtbank volgt eiser niet in zijn stelling dat sprake is van slaafse nabootsing, nu het bezwaar in de kern ziet op het kopiëren van stijl, waarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist, die onvoldoende zijn gesteld. Het deponeren van de naam van eiser als merk door [gedaagde sub 3] is niet onrechtmatig, omdat eiser bij RO3, een doorstart van zijn onderneming, waarbij het ondernemingsrisico bij [gedaagde sub 3]  lag is gaan werken. Het is niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] om zijn investeringen te waarborgen is overgegaan tot het registreren van de merken.

 

In reconventie wordt geoordeeld dat het teken “[merk 5]” van eiser verwarringsgevaar door associatie oplevert met [merk 4]  en [merk 2]. Daarnaast is sprake van verwarringsgevaar door associatie tussen het logo van eiser (zie afbeelding), waarin de letters O-T-A-Z-U zouden voorkomen en de OTAZU Benelux-merken en [merk 2]. Een aantal uitingen van eiser worden onrechtmatig verklaard, omdat de juistheid daarvan op geen enkele wijze is onderbouwd.

 

IEPT20170308, Rb Amsterdam, Otazu

 

ECLI:NL:RBAMS:2017:1259