Sun onvoldoende gebruik gemaakt van de middelen voorhanden om indirecte inbreuk op octrooi verderop in de distributieketen te voorkomen

(Met dank aan Rutger Kleemans en Jelle Drok, Freshfields Bruckhaus Deringer en Thijs van Aerde, Houthoff Buruma)

Cassatieberoep slaag niet. Hof heeft prioriteitsmaatsstaf niet rekkelijk toegepast: het oordeel dat de vakman zekere verwachtingen heeft van het effect van geringe afwijkingen van een beschreven dosis geenszins onverenigbaar met de algemene vakkennis. Onderdeel waarin Sun klaagt dat hof niet duidelijkheid heeft gemaakt hoe Sun inbreuk aan het einde van de distributieketen alsnog kan voorkomen en indien daarin niet slaagt, zelf indirect inbreuk maakt op het octrooi, mist doel: het hof heeft Sun slechts aangerekend dat zij de middelen die voorhanden waren om inbreuk te voorkomen onvoldoende heeft benut. Klacht Sun dat algemeen verbod op indirect inbreuk maken executieproblemen zou kunnen veroorzaken, faalt eveneens: verbod strekt zich niet uit tot handelingen die Sun derden niet kan beletten.

OCTROOIRECHT

Cassatie tegen het arrest van het hof 27 januari 2015 waarin het hof oordeelde dat van indirect inbreuk op het octrooi van Novartis door Sun sprake is, de vorderingen van Novartis zijn toegewezen, aan het inbreukverbod een dwangsom verbond en Sun veroordeelde in de proceskosten.

Van belang wordt allereerst het volgende geacht: a. het gaat om een octrooi met zogeheten ‘Swiss-type claims’ en b. tussen partijen is over het onderhavige geschil ook een bodemprocedure aanhangig, waarin in haar eindvonnis de rechtbank heeft geoordeeld dat van directe inbreuk op het octrooi sprake is.

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Het onderdeel dat is gericht tegen het oordeel dat Novartis de prioriteit van US 689 kan inroepen, faalt. Het onderdeel klaagt dat het hof daarbij de maatstaf te rekkelijk heeft toegepast, welke niet strookt met de strikte wijze waarop de prioriteitstest door de Grote Kamer van Beroep van het EOB wordt uitgevoerd. Verder klaagt het middel dat die toepassing bovendien onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd is. In de rechtsoverwegingen 4.4 tot 4.7 van het bestreden arrest heeft het hof tot uitdrukking gebracht hoe de gemiddelde vakman met zijn gemiddelde vakkennis, US 689 zal begrijpen. Daarmee is het oordeel dat deze vakman zekere verwachtingen heeft van het effect dat geringe afwijkingen van een beschreven dosis van een geneesmiddel zullen hebben, of dat deze een zekere mate van extrapolatie zal zien in een in het document gegeven voorbeeld, niet onverenigbaar. De overwegingen zijn evenmin ontoereikend gemotiveerd of onbegrijpelijk.

Het onderdeel dat zich richt tegen het oordeel van het hof dat Sun (gelet op het preferentiebeleid van VGZ) gehouden is te voorkomen dat haar product inbreuk maakt op het octrooi, doordat het aan het einde van de keten alsnog voor de behandeling van osteoporose gebruikt wordt, slaagt evenmin.
Het hof heeft in de ogen van Sun niet duidelijk gemaakt welke maatregelen het op het oog heeft en noch hoe Sun, bij gebreke daarvan, zelf indirect inbreuk maakt op het octrooi. Het hof heeft naar het oordeel van de Hoge Raad de door Sun gestelde onmogelijkheden om gebruik van haar product bij osteoporose te voorkomen, niet miskend. Het hof heeft het Sun aangerekend dat zij van de middelen die zij voor handen had onvoldoende gebruik heeft gemaakt. Het onderdeel mist doel.

De klacht van Sun inhoudende dat een algemeen verbod op indirect inbreukmaken executieproblemen zou kunnen opleveren, faalt. Ondanks dat Sun niet bij machte is om (alle) inbreuken op het octrooi in de distributieketen en bij het gebruik van het product, volledig te verhinderen, mag het hof Sun verbieden indirect inbreuk te maken. Dat verbod strekt zich namelijk niet uit tot handelingen die Sun derden niet beletten. Hierbij is door Sun niet gesteld dat het haar opgelegde verbod geen enkele effectiviteit zou bezitten.

Het middel faalt in al zijn onderdelen en het beroep wordt verworpen.

IEPT20170414, HR, Sun v Novartis

ECLI:NL:HR:2017:692