Geen normaal gebruik Benelux woordmerk “GIORDANO” voor o.a. tassen en kleding
10-05-2017 Print this page
Onvoldoende aannemelijk dat Verweij vooropgezet plan had om Giordanio Enterprises in onderhandelingen te betrekken, met geen ander doel dan het normaal gebruik van Beneluxwoordmerk GIORDANO tegen te gaan: het is immers de Giordano-groep geweest die met de e-mail van [X] van 14 januari 2014 contact heeft gezocht met Verweij. Bewijslast normaal gebruik ex artikel 2.26(2) BVIE bij merkhouder gelegd: merkhouder heeft erkend dat zij geen gebruik van merk heeft gemaakt in fysieke winkels en dat er andere vormen van normaal gebruik zijn geweest. Geen normaal gebruik: geen op Benelux gerichte marketingactiviteiten ondernomen, gemiddelde jaaromzet van € 383,69 in Benelux te verwaarlozen in vergelijking met jaaromzet 2015 van € 609 miljoen van Giordano.
Giordano Enterprises is houder van het Beneluxwoordmerk GIORDANO, ingeschreven voor klasse 18 (o.a. leder of kunstleder vervaardigde producten, in het bijzonder tassen) en klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels). Verweij is licentiehouder van een ander Beneluxwoordmerk GIORDANO voor nagenoeg dezelfde waren. Verweij heeft in deze procedure het verval van het Beneluxwoordmerk GIORDANO van Giordano Enterprises gevorderd. De vorderingen worden toegewezen.
De stelling van Giordano Enterprises dat Verweij een vooropgezet plan heeft gehad om Giordano Enterprises in onderhandelingen te betrekken, met geen ander doel dan om tegen te gaan dat Giordano Enterprises het merk in de Benelux normaal zou gaan gebruiken vóór het verstrijken van de vervaltermijn is niet aannemelijk. Dat een partij enige tijd contact heeft gehad met een houder van het met verval bedreigde merk, om te bezien of een minnelijke regeling mogelijk was is onvoldoende. Daarnaast was de Giordano-groep die contact zocht met Verweij.
De rechtbank oordeelt dat het in casu redelijk is om krachtens artikel 2.26 (2) BVIE de bewijslast van het normale gebruik van het merk bij de merkhouder, Giordano Enterprises te leggen. Giordano Enterprises heeft namelijk erkend dat zij geen gebruik heeft gemaakt van het merk door de verkoop via fysieke winkels van waren die van het merk waren voorzien en stelt dat er andere vormen van gebruik zijn geweest die als normaal gebruik kwalificeren.
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is geweest van normaal gebruik. Uit niets blijkt dat Giordano Enterprises enige op de Benelux gerichte marketingactiviteiten heeft ondernomen. De verkopen via Aliexpress en www.giordano.com, kunnen niet als normaal gebruik worden aangemerkt. In de periode 2011 t/m 2015 zijn 24 transacties geweest, waarbij 78 items zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 1.918,45, dus met een gemiddelde prijs € 24,60 per item. Deze omzetten (5 transacties per jaar met een gemiddelde jaaromzet van € 383,69) moeten voor een concern als de Giordano-groep met in 2015 een omzet van ruim € 609 miljoen als verwaarloosbaar worden aangemerkt. Ook is geen sprake van een stijgende omzet, die erop zou kunnen wijzen dat sprake is van een zich ontwikkelende penetratie van de markt. De verkopen via het internet wijzen daarom niet op een serieuze poging om omzet in de Benelux te genereren en hebben vooral het karakter van toevalstreffers. Er is dus geen sprake van een reële exploitatie.
De proceskostenveroordeling wordt begroot volgens het liquidatietarief, omdat de vordering slechts strekt tot vervallenverklaring en dus niet tot handhaving van een IE-recht, zodat artikel 1019h Rv niet van toepassing is.
IEPT20170503, Rb Amsterdam, Verweij v Giordano Enterprises
(kopie origineel vonnis)
