123inkt cartridges maken geen (indirecte) inbreuk op HP-octrooi voor geheugenchip
02-06-2017 Print this page
Een product uit de stand van de techniek dat zonder aanpassing ‘geschikt’ (suitable for) is om die functie(s) te vervullen, is nieuwheidsschadelijk zelfs als dat product nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven. Conclusie 1 van EP 617 nietig wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van Paulsen octrooi. Productconclusies niet inventief wegens onduidelijkheid inzake op te lossen probleem. Tweede en derde hulpverzoek: sprake van toegevoegde materie omdat wijze waarop van toekomstig gebruik printsysteem afhankelijke foutdetectiecodes niet in oorspronkelijke aanvrage te lezen is. Werkwijzeconclusies nieuw: werkwijze Paulsen wijkt wezenlijk af van werkwijze volgens conclusie 7. Geen directe inbreuk werkwijzeconclusies door verkoop printercartridges met voor werkwijze geschikte geheugeneenheden: stappen die zien op berekening foutdetectiecodes vinden plaats in de printer en niet in geheugeneenheid cartridges Digital Revolution. Geen indirecte inbreuk werkwijzeconclusies door verkoop aan consument van printercartridges met voor werkwijze geschikte geheugeneenheden: impliciete licentie HP aan consument om printer inclusief cartridges, die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, te gebruiken.
Hoger beroep tegen het vonnis van 25 november 2015 (IEPT20151125), waarin werd geoordeeld dat octrooi EP 617 voor een “non-volatile memory data integrity validation” niet nieuw was. Het vonnis wordt bekrachtigd.
Het hof overweegt dat een productconclusie met functionele kenmerken moet worden uitgelegd als betrekking hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de relevante functies te vervullen. Bij beoordeling van de nieuwheid moet de vraag worden beantwoord of een product uit stand van techniek geschikt is om dezelfde effecten te bereiken als het geclaimde product wanneer dat wordt gebruikt volgens leer van de uitvinding. Een product uit de stand van de techniek dat zonder aanpassing ‘geschikt’ (suitable for) is om die functie(s) te vervullen, is nieuwheidsschadelijk zelfs als dat product nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven. Conclusie 1 van EP 617 is volgens het hof nietig wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van het zogenoemde Paulsen octrooi. Indien de in Paulsen geopenbaarde cartridge-geheugeneenheid wordt gebruikt volgens de leer van conclusie 1, is deze geschikt en aangepast om hetzelfde effect te bereiken als de in conclusie 1 onder bescherming gestelde cartridge-geheugeneenheid.
De hulpverzoeken met betrekking tot conclusie 1, waarop HP zich subsidiair beroept, kunnen haar niet baten. Het eerste hulpverzoek is niet inventief, het tweede hulpverzoek leidt tot toegevoegde materie en is in strijd met artikel 84 EOV. Ook het derde hulpverzoek wordt in strijd met artikel 84 EOV geacht. Conclusie 1 is dus niet nieuw. Conclusies 2-6 en 13 worden nietig geacht wegens gebrek aan nieuwheid c.q. inventiviteit.
Conclusie 7 en de daarvan afhankelijke conclusies 8-12 en 14 zijn volgens het hof geldig. Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum van het octrooi begrijpen dat wanneer de overdracht van nieuwe gegevens of een nieuwe foutdetectiecode niet slaagt (bijvoorbeeld doordat de stroom uitvalt of de cartridge wordt verwijderd), de in het opslagdeel opgeslagen ‘oude’ gegevens kunnen worden gevalideerd met de ‘oude’ c.q. vorige foutdetectiecode. Hoewel het doel van de in Paulsen beschreven werkwijze hetzelfde is als het doel van conclusie 7, wordt het doel op een andere, veel omslachtiger wijze bereikt, namelijk door het maken van een back-up van de overgedragen gegevens.
Dan komt het hof bij de inbreukvraag. Er is geen sprake van directe inbreuk, omdat de stappen die zien op de berekening van de foutdetectiecodes plaatsvinden in de printer en niet in de geheugeneenheid van de cartridges van Digital Revolution. Ten aanzien van de gestelde indirecte inbreuk heeft Digital Revolution aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Het hof volgt dit verweer.
Het staat immers vast dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren op een manier dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem. Dit heeft HP ook nadrukkelijk gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming worden geacht zich ook uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op een productconclusie.
