Provisioneel inbreukverbod op octrooi voor intra-oculaire lens

12-06-2017 Print this page
IEPT20170607, Rb Den Haag, Carl Zeiss v VSY

Rechtbank bevoegd kennis te nemen  van alle vorderingen in conventie: beoordeling in hoofdzaak aangehouden voor zover geldigheid buitenlandse delen EP 493 aan de orde komt, totdat hierover is beslist door buitenlandse rechters. Bezwaar tegen Gerlach rapport I gepasseerd: VSY kan metingen aan Tri-ED 611 lens doen om ruwe data te verzamelen waarmee tests Carl Zeiss kunnen worden herhaald. Voldoende onderbouwd dat  Tri-ED 611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van conclusie 5 van EP 493 (NL). Geen technische reden dat vakman de term ‘reliëf’ beperkt zou achten tot een structuur met scherpe pieken: beschrijving bevat die beperking niet. Nawerkbaarheidsverweren falen. EP 493 (NL) nieuw: US 234 bevat niet alle kenmerken EP 493 (NL) en EP 992 ziet op een lens van ander materiaal dan EP 493 (NL), waardoor het een ander voortbrengsel dan de in EP 493 (NL) geclaimde lens is. EP 493 (NL) is inventief: onvoldoende gemotiveerd waarom US 234 en EP 993 promising springboard zouden vormen om tot EP 493 (NL) te komen. VSY B.V. heeft inbreuk gemaakt in Nederland. VSY Biyoteknoloji, VSY Turkije en VSY Iberica hebben geen voorbehouden handelingen in Nederland verricht. In afwachting van beslissingen buitenlandse rechters over geldigheid buitenlandse delen wordt iedere beslissing in hoofdzaak aangehouden. Geen onrechtmatig uitlokken of profiteren van inbreuk. Provisioneel inbreukverbod ten aanzien van Nederland. Provisioneel inbreukverbod voor gedesigneerde landen: geen serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 493 in de gedesigneerde landen nietig zal worden verklaard.

 

PROCESRECHTIPR - OCTROOIRECHT

 

Carl Zeiss is houder van Europees octrooi EP 493 voor een intra-oculaire lens. Het octrooi is van kracht in een aantal landen, die door de rechtbank als ‘de gedesigneerde landen’ worden aangemerkt. De VSY-groep brengt de Tri-ED 611 lens op de markt. Volgens Carl Zeiss is sprake van inbreuk.

 

De door VSY ingestelde incidentele vordering tot onbevoegdheidsverklaring wordt afgewezen. De rechtbank oordeelt dat zij bevoegd is om kennis te nemen van alle vorderingen in conventie. Daarbij dient de beoordeling in de hoofdzaak aangehouden te worden voor zover daarbij de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 493 aan de orde komt, totdat daarop is beslist door de bevoegde buitenlandse rechters, nu Carl Zeiss om die aanhouding heeft verzocht. De rechtbank is echter zonder aanhouding bevoegd om te beslissen op de gevorderde provisionele voorziening, waarbij zij de geldigheid van zowel het Nederlandse als de buitenlandse delen van EP 493 bij een voorlopig oordeel kan betrekken.

 

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op conclusie 5 van EP 493 (NL) wordt overwogen dat niet in geschil is dat de Tri-ED 611 lens onder deelkenmerken 1 en 2 heeft, dat zich concentrisch op een lensoppervlak (16, 102, 112) uitstrekt, met het kenmerk, dat de lens omvat) valt. Evenmin is in geschil dat indien de structuur van de Tri-ED 611 lens bestaat uit (ten minste) twee reliëfs die de eigenschappen van deelkenmerken 3a en 3b bevatten in elk geval sprake is van een synchrone structuur in de zin van deelkenmerk 3a.  VSY betwist echter dat dit het geval is, omdat Carl Zeiss niet zou hebben aangetoond dat de Tri-ED 611 lens bestaat uit reliëfs waarvan de roosterafstanden periodiek overlappen (‘synchroon zijn’).

 

De stelling ter zitting van Carl Zeiss dat conclusie 5 een product-by-process claim is, zodat zij niet hoeft te bewijzen dat de synchrone structuur van het profiel van de Tri-ED 611 lens het resultaat is van de geclaimde periodieke overlapping van de reliëfs wordt buiten beschouwing gelaten, omdat VSY zich niet op deze stelling heeft kunnen voorbereiden. Het bezwaar tegen het door Carl Zeiss in het geding gebrachte Gerlach rapport I wordt gepasseerd. VSY stelt dat zij bij gebrek aan ruwe data waarop de meetresultaten zijn gebaseerd, niet in staat is de metingen te herhalen en de juistheid ervan te controleren. De metingen zijn verricht aan een Tri-ED 611 lens, zodat VSY moet worden geacht de metingen aan deze door haar zelf geproduceerde lenzen te kunnen doen om daarmee ruwe data te verzamelen waarmee de tests herhaald kunnen worden.

 

De rechtbank oordeelt dat Carl Zeiss met het Gerlach rapport I in combinatie met de gegevens uit MTF profiel van de Tri-ED 611 lens, in het licht van de motivering van de betwisting door VSY, voldoende heeft onderbouwd dat de Tri-ED 611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van conclusie 5 van EP 493 (NL). Het ter zitting gedane aanbod van VSY om de asynchrone structuur van de Tri-ED 611 lens te bewijzen, passeert de rechtbank, omdat VSY gelet op de aard van het te leveren bewijs (een meetrapport) en de aard van de procedure (een VRO procedure) dit bewijs eerder in het geding had moeten brengen.

 

Dat de vakman de term reliëf beperkt zou achten tot een structuur met scherpe pieken, zoals VSY stelt, wordt verworpen. De beschrijving van het octrooi bevat die beperking niet. De vakman zal begrijpen dat het reliëf zodanig moet zijn vormgegeven dat het door middel van diffractie eerste orde licht kan genereren. Carl Zeiss heeft onweersproken gesteld dat de vakman weet dat een afgevlakt reliëf die werking niet wegneemt, omdat de werking wordt bepaald door de randen en niet door de tussenliggende vorm. Voor de vakman is er daarom geen technische reden om de term ‘reliëf’ in conclusie 5 zo beperkt te lezen. Het door Carl Zeiss gemeten (samengestelde) reliëfpatroon voldoet dus aan conclusie 5. VSY heeft niet bestreden dat de Tri-ED 611 lens bij deze stand van zaken ook voldoend aan de kenmerken van afhankelijke conclusies  6, 7, 12 en 15.

 

De nawerkbaarheidsverweren van VSY falen. Ook wordt geoordeeld dat EP 493 (NL) nieuw is. US 234 bevat niet alle kenmerken van EP 493 (NL), omdat van meerdere diffractieve structuren die ieder eerste orde licht in een eigen brandpunt brengen in US 234 geen sprake is. Ook EP 992 kan VSY niet baten. EP 992 heeft betrekking op de lens van een bril (een brillenglas), terwijl EP 493 (NL) een (intraoculaire) afakische lens betreft. Hoewel beide octrooien een lens betreffen, impliceert het verschil in functie ook een fysiek verschil. Aangezien het materiaal waarvan een voortbrengsel is gemaakt een fysiek kenmerk van dat voortbrengsel is, is de lens van EP 992 een ander voortbrengsel dan de geclaimde lens en is EP 493 (NL) dus nieuw ten op zichte van EP 992. Het beroep op EP 991, dat ter zitting is gedaan, wordt verworpen, omdat niet in te zien is waarom VSY zich niet eerder op dat octrooi had kunnen beroepen. Het inventiviteitsverweer, waarbij VSY zich op US 234 en EP 992 beroept, faalt. Het is onvoldoende gemotiveerd waarom deze octrooien een promising springboard  zouden vormen om tot EP 493 (NL) te komen. De rechtbank gaat voorbij aan het beroep op EP 991.

 

De rechtbank stelt vast dat VSY B.V. in Nederland inbreuk heeft gemaakt op EP 493 (NL). Ten aanzien van VSY Biyoteknoloji, VSY Turkije en VSY Iberica wordt geoordeeld dat geen voorbehouden handelingen in Nederland zijn verricht, waardoor de vorderingen worden afgewezen. De vorderingen over het onrechtmatig uitlokken of profiteren van inbreuk worden afgewezen. In afwachting van het oordeel van de buitenlandse rechters over de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 493 wordt iedere beslissing in de hoofdzaak aangehouden.

 

De rechtbank wijst, nu het geding wordt aangehouden, een provisioneel verbod toe om voor de duur van het geding inbreuk te maken op EP 493 (NL). Er is voorshands geen serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 493 in de gedesigneerde landen nietig zal worden verklaard, nu in die landen ook het EOV geldt en verdragsconform moet worden uitgelegd. Naar voorlopig oordeel maakt VSY B.V. in alle gedesigneerde landen inbreuk op het octrooi. Voor VSY Turkije wordt aangenomen dat in Turkije inbreuk wordt gemaakt, maar voor de overige gedesigneerde landen is onvoldoende onderbouwd dat voorbehouden handelingen zijn verricht door VSY Turkije. Ten aanzien van VSY Iberica is aannemelijk dat zij in Spanje inbreuk maakt op EP 493, maar het is onvoldoende onderbouw dat VSY Iberica ook in andere gedesigneerde landen inbreuk maakt. Ten aanzien van het voorgaande wordt ook een provisioneel verbod toegewezen.   

 

IEPT20170607, Rb Den Haag, Carl Zeiss v VSY

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:6136