In de EER op de markt gebrachte waren uitgeput, ondanks omstandigheid dat ze voor export waren bestemd
21-07-2017 Print this page
Vorderingen Hennessy jegens tot Van Caem behorende gedaagden KWF, JMN en DelicaSea afgewezen: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat KWF handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen, geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens JMN nu meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013 en geen spoedeisend belang bij vorderingen jegens DelicaSea nu meest recente verweten transactie dateert van 2014. LB11 kan beroep doen op uitputting met betrekking tot partij flessen Hennessy en Moet & Chandon: betreffende producten zijn door Hennessy binnen de EER zijn verkocht en geleverd aan derden, dat de producten waren bedoeld voor export buiten de EER doet hier niet aan af. Wel inbreuk LB11 door gebruik Hennessy-merken in prijslijsten: gebruik ter onderscheiding van waren LB11, niet gesteld of gebleken dat het gaat om uitgeputte goederen of dat er een andere geldige reden is voor gebruik.
Eiseressen (hierna: Hennessy) maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy dat zich bezig houdt met de handel in (alcoholhoudende) dranken, waaronder producten voorzien van de merken Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Krug, Dom Perignon, Belvedere en Hennessy. LB11, JMN, DelicaSea en KFW behoren tot het Van Caem Klerks concern (hierna: Van Caem). Van Caem is een internationaal opererend concern dat zich bezig houdt met de groothandel, import en export van (originele) merkgoederen, waaronder alcoholhoudende dranken voorzien van de merken van Hennessy. In het onderhavige geschil stelt Hennessy dat Van Caem inbreuk maakt op haar Uniemerken.
Met betrekking tot KWF oordeelt de voorzieningenrechter dat Hennessy onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat KWF handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen. Bij de vorderingen jegens JMN heeft Hennessy naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang, nu de meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013. Hetzelfde geldt voor de vorderingen jegens DelicaSea, nu de meest recente verweten transactie tegen hen dateert van 2014. Volgens de voorzieningenrechter roepen de gestelde transacties de nodige vragen op, maar valt niet in te zien welk spoedeisend belang Hennessy heeft om, vooruitlopend op het incident in de bodemprocedure, te beschikken over nadere gegevens over de gestelde inbreukmakende transacties en eventuele andere (inbreukmakende) transacties van DelicaSea met Hennessy-producten.
LB11 kan naar het oordeel van de voorieningenrechter een succesvol beroep doen op uitputting van een partij flessen Hennessy en Moet & Chandon. De betreffende producten zijn volgens de voorzieningenrechter immers feitelijk door Hennessy c.s. binnen de EER verkocht en geleverd aan derden. Hennessy c.s. heeft daarmee in de EU de eerste verhandeling van de van de merken voorziene producten gecontroleerd en de economische waarde van haar merken gerealiseerd. Dat deze derden zelf niet statutair gevestigd zijn in de EER staat daar volgens de rechter niet aan in de weg.
Dat de leveringen hebben plaatsgevonden met het doel de producten buiten de EER in de handel te brengen, staat volgens de voorzieningenrechter evenmin aan een geslaagd beroep op uitputting in de weg. Na de levering kon Hennessy c.s. die doelstelling immers niet meer controleren. Ook het feit dat de goederen zijn geleverd op leveringsvoorwaarden ‘FCA’, wat volgens Hennessy c.s. inhoudt: “requires the seller to clear the goods for export”, maakt dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Deze voorwaarde betekent volgens de rechter niet dat Hennessy de goederen heeft uitgevoerd, maar slechts dat ze alle formaliteiten heeft verricht die export mogelijk maken. Dat dit Hennessy zou dwingen zelf zorg te dragen voor de uitvoer van haar in de EU geproduceerde goederen en daarmee zelf de daarmee gemoeide kosten zou dienen te dragen, lijkt de voorzieningenrechter voorshands een juiste conclusie. De voorzieningenrechter ziet niet in dat die gevolgen haaks zouden staan op de bedoeling van de Europese wetgever met het Europese uitputtingsbeginsel. Als de goederen bedoeld zijn voor export, is het volgens de voorzieningenrechter aan de merkhouder om er voor te zorgen dat hij de controle houdt over die goederen totdat ze zijn uitgevoerd. Het betoog van Hennessy dat het criterium ‘door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel gebracht’ als bedoeld in artikel 13 lid 1 UMVo en artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn (Mrl) niet op dezelfde wijze uitgelegd kan worden als het door een derde ‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Zowel de UMVo als de Mrl bevatten naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen aanwijzing dat de voorbehouden handeling bestaande uit het ‘in de handel brengen’ in artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl anders uitgelegd moeten worden als het gaat om een handeling van de merkhouder dan als het gaat om een handeling door een derde. Het beroep op uitputting slaagt.
LB11 maakt volgens de voorzieningenrechter wel inbreuk door het gebruik van meerdere Hennessy-merken in haar prijslijsten. Het verweer van LB11 dat dergelijk gebruik alleen een inbreuk behelst, indien (verhandeling van) de onderliggende goederen inbreuk maakt, wordt niet gevolgd. Gebruik in zakelijke stukken kan volgens de voorzieningenrechter immers inbreukmakend zijn ongeacht of er een daadwerkelijke voorraad is, als het gebruik plaats vindt ter onderscheiding van waren van LB11. Bij het gebruik op prijslijsten die dienen voor de verkoop van producten door LB11 is daarvan naar voorlopig oordeel sprake. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter rust op degene die zich op artikel 12 UMVo beroept de bewijslast dat hij reclame maakt voor uitgeputte goederen, of dat hij anderszins een geldige reden heeft voor het merkgebruik (bijvoorbeeld omdat het gebruik alleen T1-goederen betreft). Dat daarvan sprake is met betrekking tot de merken die in de prijslijsten zijn genoemd, is volgens de rechter gesteld noch gebleken. Het gebruik van de merken in deze prijslijsten vormt daarmee een inbreuk op de merkrechten die daarin worden genoemd. Een inbreukverbod voor het gebruik van de merken in zakelijke stukken van LB11 wordt toegewezen.
Er is volgens de voorzieningenrechter ook grond voor toewijzing van een verdergaand verbod op basis van de uit deze prijslijsten af te leiden transacties en voorraden ten behoeve daarvan. Naar voorlopig oordeel vormt niet alleen het verweer dat de merkrechten van de goederen zijn uitgeput maar ook het verweer dat het om transito-goederen gaat, een exceptief verweer waarvan de bewijslast op van Caem ligt. LB11 heeft volgens de voorzieningenrechter echter nagelaten om haar verweer, dat het bij de transacties die uit de prijslijsten zijn af te leiden telkens gaat om T1-goederen of om uitgeputte goederen, met stukken te onderbouwen. Dat betekent naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het bij de betreffende transacties ging om transito-goederen of uitgeputte goederen, zodat de inbreuk voldoende aannemelijk is. De gevorderde exhibitie jegens LB11 wordt toegewezen voor zover het gaat om bescheiden die betrekking hebben op de in de betreffende prijslijsten vermelde partijen goederen.
IEPT20170707, Rb Den Haag, Hennessy v Van Caem
