EP 304 kan geen prioriteit ontlenen aan US 291, nu prioriteitsrecht niet is overgedragen
28-09-2017 Print this pageEP 304 kan geen prioriteit ontlenen aan US 291, nu werknemer [T] het prioriteitsrecht niet aan gedaagden heeft overgedragen. Overeenkomst tussen [T] en Biogen beheerst door recht van Massachusetts, waardoor overeenkomst volgens letterlijke tekst moet worden uitgelegd, tenzij bepalingen onduidelijk zijn. Prioriteitsrecht valt niet onder definitie van “Proprietary Information”, dat door “active assignment” automatisch op de werkgever overgaat. Ondanks dat prioriteitsrechten ook niet vallen onder “Inventions”, waarvoor een “promise to assign” geldt, hoeft niet naar bedoelingen partijen te worden gekeken: tekst overeenkomst duidelijk, partijen hebben nagelaten concretere afspraak te maken over overdracht prioriteitsrechten. EP 304 niet nieuw door publicatie Keystone dat door ongeldig beroep op prioriteit tot stand van techniek is gaan behoren.
Celltrion ontwikkelt biosimilars, alternatieven voor bekende biologische geneesmiddelen die een vergelijkbaar farmacokinetisch profiel hebben. Zij heeft een biosimilar ontwikkeld van een chimerisch monoklonaal anti-CD20 antilichaam genaamd “rituximab”, die volgens Celltrion bio-equivalent is aan het geneesmiddel MabThera. Inmiddels heeft Celltrion een marktvergunning voor de betreffende biosimilar verkregen. Gedaagden zijn houdster van het Europees octrooi EP 304 voor een “Method for Treating Joint Damage”. Roche brengt het op dat octrooi gebaseerde geneesmiddel MabThera op de Europese markt. Celltrion vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 304. De vorderingen slagen.
Volgens Celltrion is het octrooi niet nieuw, omdat het geen prioriteit kan ontlenen aan US 291. Het prioriteitsrecht zou in ieder geval door [T], als één van de aanvragers van US 291 niet geldig voor het einde van de twaalf maanden termijn zijn overgedragen aan gedaagden. De rechtbank onderzoekt de desbetreffende overeenkomst tussen [T] en zijn werkgever Biogen Idec Inc.uit 2004. Op basis van het Nederlands internationaal privaatrecht wordt de overeenkomst beheerst door het daarin gekozen recht, in casu het recht van de staat van Massachusetts. Naar het recht van Massachusetts is de tekst van de overeenkomst leidend en moet de overeenkomst worden uitgevoerd in overeenstemming met de letterlijke tekst, met dien verstande dat bij uitleg van onduidelijke bepalingen rekening mag worden gehouden met de bedoeling van partijen als die uit bijkomend bewijs blijkt. In de overeenkomst is in het kader van de “Protection of the Company’s Intellectual Property and Goodwill” onderscheid gemaakt tussen enerzijds een “active assignment” waarbij een recht automatisch overgaat van werknemer naar werkgever en anderzijds een “promise to assign”, waarbij geen rechtstreekse eigendomsovergang wordt gerealiseerd. Hiervoor moet een aparte rechtshandeling worden uitgevoerd. Het is niet in geschil dat een dergelijke aparte rechtshandeling strekkende tot overdracht van het prioriteitsrecht met betrekking tot US 291 niet of in ieder geval niet tijdig heeft plaatsgevonden.
De rechtbank stelt voorop dat de overeenkomst geen expliciete bepaling kent waarin de wijze van overdacht van prioriteitsrechten wordt geregeld, omdat het begrip “priority right” als zodanig niet in de overeenkomst voorkomt. Het prioriteitsrecht valt ook niet onder de definitie van “Proprietary Information” ten aanzien waarvan een “active assignment” is overeengekomen. Dit begrip ziet namelijk blijkens de overeenkomst op vertrouwelijke bedrijfsinformatie met commerciële waarde, waar een prioriteitsrecht niet onder valt. De rechtbank overweegt dat een prioriteitsrecht valt onder “[patents or] other rights in connection therewith”, hetgeen ook in de stellingen van gedaagden ligt besloten.
De rechtbank stelt vast dat de overeenkomst in ieder geval onderscheid maakt tussen enerzijds Priorietary Information, zijnde vertrouwelijke bedrijfsinformatie met commerciële waarde, en anderzijds octrooien en andere daarmee samenhangende rechten.
De rechtbank beoordeelt vervolgens of de “active assignment” niet alleen ziet op “Proprietary Information”, maar ook op prioriteitsrechten als behorende tot de groep met octrooien samenhangende rechten. Dat is volgens de rechtbank niet het geval, omdat de tekst van de overeenkomst duidelijk is. Hoewel wordt aangegeven dat het bedrijf de enige en exclusieve eigenaar zal zijn van octrooien en daarmee samenhangende rechten, is daarmee nog geen sprake van een daadwerkelijke overdracht. Alleen de zaken die vallen onder de Proprietary Information zijn onderwerp van de automatische overdracht.
Volgens gedaagden vallen prioriteitsrechten niet onder “Inventions” waarvoor de promise to assign geldt, waardoor naar de bedoeling van partijen zou moeten worden gekeken. De rechtbank is van oordeel dat de prioriteitsrechten inderdaad niet onder Inventions vallen, maar dit niet betekent dat daarom moet worden beoordeeld of het de bedoeling van partijen was om hierover iets te regelen en zo ja wat. Pas als de tekst van de overeenkomst onduidelijk is wordt hieraan toegekomen. Hiervan is in casu geen sprake, omdat partijen destijds eenvoudigweg hebben nagelaten om een concretere afspraak te maken met betrekking tot overdracht van prioriteitsrechten.
Ten overvloede wordt nog overwogen dat hoewel het de bedoeling van partijen bij de overeenkomst is geweest om uiteindelijk de werkgever te laten beschikken over “patents and other rights in connection therewith”, dit niet betekent dat het de bedoeling is geweest om dat via een automatische overdracht te bewerkstelligen. Dit lijkt ook niet het geval te zijn geweest blijkens de bewoordingen uit de overeenkomst.
Door het ongeldige beroep op prioriteit maakt de publicatie van Keystone deel uit van de stand van de techniek. Gedaagden hebben niet bestreden dat EP 304 niet nieuw is ten opzichte van deze publicatie en ook niet gesteld dat de hulpverzoeken nieuw of inventief zouden zijn ten opzichte van Keystone. EP 304 is daarom nietig.
IEPT20170927, Rb Den Haag, Celltrion v Roche
