Op zijn vroegst vanaf 2007 sprake van distributieovereenkomst: [B] ontving tot september 2008 vaste vergoeding voor werkzaamheden. MTI niet voldaan aan stelplicht m.b.t. gestelde exclusiviteit voor OEM-producten. Tegenover deze gemotiveerde betwisting hebben MTI c.s., op wie ook hier de stelplicht en bewijslast rust, niet meer gesteld dan dat deze uitzondering voor OEM-leveringen nooit zou zijn overeengekomen. Distributieovereenkomst tussen MTI en MLLC rechtsgeldig opgezegd per 20 juli 2017: voldoende zwaarwegende opzeggrond gelet op dat de samenwerking meer en meer nadelig werd voor MLLC, hetgeen meerdere malen bij MIT is gemeld maar niet is opgelost. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure voor geschonden exclusiviteit in Saoedi-Arabië. Deze schendingen leveren even zovele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de distributieovereenkomst. MTI dient gebruik handelsnaam en logo MAGNATECH te staken. Slotsom uit dit alles is dat de opzegging door MLLC stand houdt en aldus het beoogde rechtsgevolg heeft gehad. MTI dient Uniemerkregistratie MAGNATECH om niet over te dragen aan MLLC: MLLC voldoende aangetoond dat zij naam MAGNATECH voerde voor onderneming en producten, dat zij in VS houdster was van ongeregistreerd merkenrecht MAGNATECH voor dezelfde waren en diensten als waarvoor MAGNATECH in EU is ingeschreven en MTI kan bestempeld worden als distributeur. Geen 1019h Rv proceskostenvergoeding: procedure ziet niet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht, maar op contractuele verplichtingen en op een eigendomsvraag.
IE-VERBINTENISSENRECHT - IE-HANDHAVING
MTI is een distributeur van magnatech-producten van MLLC in Europa. MLLC heeft op een gegeven moment de distributieovereenkomst beëindigd. In casu speelt naast de vraag of de distributieovereenkomst door MLLC beëindigd mocht worden - wat zo is, naar het oordeel van de rechtbank, omdat MLLC een voldoende zwaarwegend belang had bij opzegging van de overeenkomst - ook de vraag wie rechthebbende is van de Uniemerkregistratie MAGNATECH en wie aldus inbreuk maakt op de merkenrechten van de ander.
Allereerst oordeelt de rechtbank dat de distributieovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd door MLLC per 20 juli 2017. Dit betekent dat MTI het gebruik van de handelsnaam het logo MAGNATECH moet staken. Dit volgt uit een e-mailwisseling tussen MTI en MLLC, waarin MLLC de voorwaarden voor het gebruik van de handelsnaam en het logo uiteenzet. Een van de voorwaarden is dat het MTI slechts toegestaan is de naam en het merk MAGNATECH te gebruiken voor de duur van de overeenkomst. Dat deze e-mail niet door partijen is ondertekend maakt voor de geldigheid van de voorwaarden niet uit: De voorwaarden waaronder MLLC haar toestemming verleende zijn duidelijk in de e-mail verwoord en kunnen redelijkerwijs niet zo worden gelezen dat deze toestemming ook nog eens afhankelijk werd gesteld van het tekenen van een schriftelijk document. Door het gebruik van het merk en handelsnaam is MTI in elk geval stilzwijgend akkoord gegaan met deze voorwaarden.
De door MLLC gevorderde overdracht van het Uniemerk MAGNATECH om niet op grond van artikel 21 UMeV 2017 wordt toegewezen. De rechtsverhouding tussen partijen vallen zonder meer onder het toepassingsbereik van dit artikel. MLLC heeft voldoende aangetoond dat zij de naam Magnatech voerde voor haar onderneming en producten en dat zij in de Verenigde Staten houdster was van het ongeregistreerde merkrecht MAGNATECH voor dezelfde waren en diensten, ten tijde van de inschrijving van het merk in het merkenregister van de Unie. Daarnaast kwalificeert MTI als distributeur als een vertegenwoordiger in de zin van dit artikel.
De rechtbank stelt vast dat het depot zonder medeweten en toestemming van MLLC is gedaan. Ter rechtvaardiging heeft MTI gesteld dat zij sinds 2002 bij MLLC regelmatig de noodzaak van een merkregistratie aan de orde heeft gesteld, maar dat MLLC het te duur vond. De rechtbank gaat hierin echter niet mee. MTI kan van het gestelde aandringen geen bewijs overleggen en waarom het merkdepot dan niet op naam van MLLC is verricht, blijft onduidelijk.
MLLC maakt aanspraak op de vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten, 1019h RV, omdat (in reconventie) IE-rechten centraal stonden. Volgens de rechtbank strekken de geschilpunten echter niet tot ‘handhaving van rechten van intellectuele eigendom’. De verplichtingen tot het staken van het gebruik van het teken, handelsnaam en logo, hebben een contractuele grondslag en gaat het om niets anders dan het nakomen van een contractuele verplichting. De opeising van de Uniemerkregistratie betreft een eigendomsvraag. Dat deze vordering de grondslag vormt voor het verweer tegen de door MTI gestelde merkinbreuk is onvoldoende om die vordering in reconventie ‘van kleur te doen verschieten’ en onder het bereik van artikel 1019h Rv te brengen.
IEPT20171101, Rb Den Haag, MTI v MLLC
