Vonnis bekrachtigd, maar kostenveroordeling voor te voorkomen proceskosten
15-11-2017 Print this pageRuby heeft “voldoende belang” ex artikel 3:303 BW om risico te vermijden dat zij een dwangsom uit hoofde van Vonnis I zal verbeuren en kosten zal maken in verband met ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product dat volgens Basic Holdings onder in Vonnis I (IEPT20160504) opgelegd verbod valt. Partijen staan op grond van betekening Vonnis I in door artikel 6:2 beheerste rechtsverhouding als schuldenaar en schuldeiser: op hen rust daarom verplichting zich te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ruby mocht Basic Holdings de redelijke vraag voorleggen of alternatieve constructieve maatregelen uit Varianten 1-3 onder reikwijdte verbod vallen Vonnis I: waarbij op haar de verplichting rustte voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken. Basic Holdings mocht gelet op beperkt aantal, zeer abstracte tekeningen, Ruby laten weten dat zij pas bij een concreet product de vraag kon beantwoorden. Dat sprake is van concrete, reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings niet aannemelijk. Basic Holdings veroordeeld in te voorkomen proceskosten van Ruby, nu zij na ontvangen prototype Variant 3, pas ter zitting heeft toegezegd geen dwangsommen te innen t.a.v. Varianten 1-3, terwijl dat eerder kon en moest.
Executiegeschil. Hoger beroep. Beide partijen produceren sfeerhaarden. Bij kort geding vonnis van 4 mei 2016 (IEPT20160504, hierna ook “Vonnis I”)is Ruby Decor veroordeeld om de inbreuk op octrooi EP 941 van Basic Holdings voor een “Artificial Fireplace” te staken. De voorzieningenrechter oordeelde op 9 augustus 2016 (IEPT20160809, hierna ook “Vonnis II”) dat Ruby geen spoedeisend belang had bij het gevorderde verbod om het vonnis van 4 mei 2016 (IEPT20160504) te executeren inzake nieuwe sfeerhaardmodellen. Het gaat er volgens het hof in het onderhavige geschil in de kern over of Basic Holdings gehouden was de vraag van Ruby Decor, of Basic Holdings van mening was dat Ruby Decor dwangsommen zou verbeuren uit hoofde van het vonnis van 4 mei 2016 indien zij met een sfeerhaard conform Variant 1, 2 of 3 op de markt zou komen, te beantwoorden.
Ruby heeft volgens het hof er onmiskenbaar een belang bij het risico te vermijden dat zij een dwangsom uit hoofde van Vonnis I zal verbeuren. Ook heeft zij er belang bij te voorkomen dat zij kosten maakt in verband met de ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product ten aanzien waarvan Basic Holdings zich bij marktintroductie op het standpunt stelt dat die valt onder het opgelegde inbreukverbod en dat zij – bij verdere verhandeling daarvan – aanspraak zal maken op betaling van verbeurde dwangsommen. Dit is, anders dan Basic Holdings stelt, “voldoende belang” in de zin van artikel 3:303 BW.
De toezegging van Basic Holdings in Vonnis II dat zij geen aanspraak zal maken op dwangsommen dan nadat zij een door Ruby op de markt gebracht product heeft onderzocht en zij haar standpunt daarover aan Ruby kenbaar heeft gemaakt, voorkomt wel dat Ruby “ongemerkt” dwangsommen verbeurt of aan Basic Holdings moet betalen, maar komt niet tegemoet aan het belang van Ruby dat zij het maken van nodeloze ontwikkelings- productie- en marketingkosten ten aanzien van zo’n product voorkomt. Het hof moet dus beoordelen of Basic Holdings onder de gegeven omstandigheden verplicht was om die duidelijkheid te verstrekken. Het hof is met Ruby van oordeel dat partijen door de betekening van Vonnis I waarin een op vordering van Basic Holdings aan Ruby Decor een met dwangsommen versterkt verbod is opgelegd, in een door artikel 6:2 BW beheerste rechtsverhouding zijn komen te staan. Door betekening is Ruby immers jegens Basic Holdings verplicht zich te houden aan het opgelegde verbod en bij niet-naleving daarvan is zij verplicht aan Basic Holdings de opgelegde dwangsom te voldoen. Partijen zijn daarom als schuldenaar en schuldeiser te beschouwen. Op grond van deze rechtsverhouding rust op partijen krachtens artikel 6:2(1) BW de verplichting zich te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Gelet op de gerechtvaardigde belangen van Ruby mocht zij aan Basic Holdings de redelijke vraag voorleggen of naar de mening van Basic Holdings het beperkte aantal van twee alternatieve constructieve maatregelen, afzonderlijk geïncorporeerd in Varianten 1 en 2 gezamenlijk in Variant 3, al dan niet onder de reikwijdte van het aan Ruby Decor opgelegde verbod zouden vallen. Hierbij rustte op Ruby de verplichting om aan Basic Holdings de redelijkerwijs voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken. Op Basis Holdings rustte, indien Ruby aan die verplichting heeft voldaan, de uit redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichting die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en, als zij dit op grond van de informatie niet zou kunnen doen, duidelijk te maken wat zij daarvoor nodig zou hebben. Ook brengt de redelijkheid en billijkheid met zich mee dat Basic Holdings pas aanspraak kan maken op betaling van verbeurde dwangsommen nadat zij aan die verplichting heeft voldaan. Het hof merkt hierbij op dat het onder omstandigheden denkbaar is dat het op voorhand niet duidelijk is of een (beoogd) product onder de reikwijdte van een verbod zal vallen. In een dergelijk geval mag de octrooihouder het antwoord op de gestelde vraag schuldig blijven, zonder in strijd met de op hem rustende “artikel 6:2 lid 1”-verplichting te handelen, mits hij laat weten niet in staat te zijn de vraag te beantwoorden en daarbij redelijk beargumenteerd mededeelt waarin wat hem betreft de onduidelijkheid is gelegen.
Bij brief van 16 juni 2016, waarin Ruby aan Basic Holdings de vraag heeft voorgelegd of de Varianten 1, 2, en 3 volgens Basic Holdings onder de reikwijdte van het inbreukverbod vielen, waren slechts een beperkt aantal (één per variant) zeer abstracte tekeningen gevoegd. Op de tekeningen was bijvoorbeeld het aantal openingen niet zichtbaar en evenmin inzichtelijk gemaakt hoe het werkingsmechanisme van de sfeerhaarden was en in het bijzonder bij het ontbreken van een luchtstroom door de kopruimte. Ook een technische beschrijving van de voorgestelde constructieve maatregelen ontbrak. Basic Holdings handelde hierdoor naar het oordeel van het hof niet in strijd met de op haar rustende “artikel 6:2 lid 1”-verplichting door Ruby te laten weten dat zij pas in staat was de door Ruby gestelde vraag te beantwoorden als zij een concreet product zou hebben waaruit kon worden afgeleid welke constructiemaatregelen werden gebruikt. In strijd met de verplichting om de redelijkerwijs voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken, heeft Ruby Decor vervolgens geen product, prototype en/of nadere informatie verstrekt. De grieven kunnen daardoor niet slagen. Daarnaast wordt overwogen dat een executieverbod slechts toewijsbaar is op grond van artikel 438 Rv indien sprake is van een concrete reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings, terwijl dat niet aannemelijk is gemaakt door Ruby.
Met betrekking tot wie de proceskosten van de onderhavige procedure in hoger beroep dient te dragen wordt overwogen dat Ruby een prototype van Variant 3 (waarin zowel de maatregel van Variant 1 als Variant 2 is toegepast) heeft gestuurd naar Basic Holdings met de vraag of dit product onder de reikwijdte van het verbod van Vonnis I zou vallen. Basic Holdings antwoordde vervolgens dat zij met betrekking tot deze Variant geen aanspraak op dwangsommen zou maken. Vervolgens vroeg Ruby Basic Holdings of zij aanspraak zou maken op dwangsommen ten aanzien van Varianten 1 en 2 als deze zouden worden uitgevoerd met conctructiemaatregelen volgens het prototype. Basic Holdings heeft Ruby vervolgens laten weten dat ze dat niet kon beoordelen en dat dit naar haar mening onnodig was gelet op haar eerdere toezeggingen. Hierdoor bleef voor Ruby onduidelijk of de maatregel van Variant 1 of de maatregel van Variant 2, of beide maatregelen aan de toezegging van Basic Holdings ten grondslag lag. Naar het oordeel van het hof heeft Basic Holdings niet voldaan aan de op haar, uit redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichting om op de redelijke, met voldoende informatie omklede vervolgvraag van Ruby antwoord te geven. Zij had er immers blijk van gegeven dat zij dat op grond van het prototype van Variant 3 kon beoordelen of die Variant naar haar mening onder de reikwijdte van het inbreukverbod viel. Basic Holdings heeft niet toegelicht waarom zij dan niet in staat zou zijn een mening te vormen over Varianten 1 en 2 afzonderlijk. Dat zij daartoe inderdaad in staat was blijkt uit dat Basic Holdings in de MvA wellicht nog onvoldoende duidelijk, maar ter zitting duidelijk en expliciet heeft toegezegd ook ten aanzien van Varianten 1 en 2 geen aanspraak te maken op dwangsommen zal worden gemaakt uit hoofde van Vonnis I, zonder dat zij ten aanzien van die Varianten aanvullende informatie had verkregen. Basic Holdings had de vervolgvraag dus veel eerder kunnen beantwoorden. De kosten van de appeldagvaarding hadden hiermee niet kunnen worden voorkomen, nu deze is uitgebracht op dezelfde dag als die waarop de vervolgvraag werd gesteld, maar de verdere kosten hadden kunnen worden voorkomen indien Basic Holdings eerder een duidelijk en ongeclausuleerd antwoord op de vervolgvraag zou hebben gegeven. Alleen de kosten met betrekking tot de proceskostenveroordeling in eerste aanleg zijn niet nutteloos, aangezien Ruby het hoger beroep ook zou hebben voortgezet wanneer Basic Holdings de vervolgvraag nog voor het nemen van de MvG zou hebben beantwoord. Het hof compenseert de proceskosten daarom gedeeltelijk en veroordeeld Basic Holdings in tot betaling van een bedrag van € 20.000 (van de gevorderde € 22.070,70).
IEPT20171114, Hof Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings
