Geen uitputting software doordat geen sprake is van vergoeding tegen economische waarde
26-01-2018 Print this pageHeads of Agreement (vaststellingsovereenkomst) niet rechtsgeldig ontbonden: dat partijen geen overeenstemming konden bereiken waardoor geen licentieovereenkomst is gesloten is geen tekortkoming in de nakoming. Heads of Agreement niet buitengerechtelijk vernietigd: geen dwaling. Geen rechtmatig gebruik FDR op grond van Heads of Agreement: geen licentieovereenkomst gesloten. Artikel 4(2) Softwarerichtlijn lex specialis ten opzichte van Auteursrechtrichtlijn. Geen uitputting FDR 2.83: wel sprake van verstrekking van een kopie voor onbepaalde tijd, maar niet tegen vergoeding die overeenstemt met de economische waarde. Voor zover Dienstverleningsovereenkomst 2013 op FDR 2.94 ziet geen uitputting: geen vergoeding tegen economische waarde. Vernietiging sourcecode toegewezen: rechten niet overgegaan van Verum Holding naar Verum en geen uitputting. Verum moet inzage verschaffen in haar source code.
Formal Systems (FSEL) heeft de software Failures-Divergences Refinement (hierna: FDR) ontwikkeld, dat wordt gebruikt als instrument om nieuw ontwikkelde computerprogramma’s te analyseren en verbeteren voorafgaand aan de implementatie. Het gaat in dit geding om versie 2.83 van FDR en de door de Universiteit van Oxford ontwikkelde versie FDR 2.94.FSEL is met Verum Consultants B.V. in 2008 een licentieovereenkomst aangegaan voor het gebruik van FDR 2.83. Deze overeenkomst is geëindigd. Hierna is in 2011 een licentieovereenkomst aangegaan tussen FSEL en Verum Holding voor FDR 2.83. Eind 2013 zijn Verum Software Technologies en Verum holding failliet verklaard. Hierna is Verum opgericht, dat de failliete boedel van Verum Holding en Verum Software Technologies heeft overgenomen. Verum exploiteert twee softwarepakketten (ASD en Dezyne), die gebruik maken van FDR software door via internet een koppeling te maken met servers van Verum waarop FDR draait. Op 27 januari 2015 is een Heads of Agreement (hierna HOA of vaststellingsovereenkomst), nadat FSEL Verum had laten weten het niet eens te zijn met het gebruik van de FDR software door Verum. In de HOA is afgesproken dat er een nieuwe licentieovereenkomst zou worden aangegaan, maar deze is uiteindelijk niet tot stand gekomen. FSEL heeft de HOA bij brief van 16 oktober 2015 buitengerechtelijk ontbonden, dan wel vernietigd. Op 15 juli 2016 is onder meer conservatoir beslag gelegd onder Softcrow B.V.. FSEL vordert nu onder meer verklaring voor recht dat de HOA is geëindigd en dat sprake is van auteursrechtinbreuk.
Volgens FSEL is Verum tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de HOA, omdat zij zowel de bepaling tot het verwijderen en vernietigen van de source code als de “Change of Control-Clausule” niet heeft willen accepteren en in de te sluiten licentieovereenkomst heeft willen opnemen. De rechtbank oordeelt dat het aan partijen was om hierover te onderhandelen en dat het enkele feit dat partijen hierover geen overeenstemming konden bereiken als gevolg waarvan geen licentieovereenkomst is gesloten, geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de HOA oplevert. Er is ook geen grond voor buitengerechtelijke vernietiging. FSEL stelt dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten als zij toen had geweten dat Verum de source code in bezit had, maar de rechtbank overweegt dat het voor FSEL op grond van de gevoerde correspondentie tussen partijen duidelijk was dat Verum de beschikking had over de source code.
Voor het oordeel over de auteursrechtinbreuk wordt allereerst onderzocht of Verum op grond van de HOA rechtmatig gebruik mag maken van FBR. Dat is niet het geval, omdat er uiteindelijk geen licentieovereenkomst is gesloten. Dat de curator de destijds door FSEL aan Verum Holding/Verum Software Technologies ter beschikking gestelde kopieën van de FDR-software aan Verum heeft overgedragen leidt er niet toe dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de software. Het gaat er namelijk om of op het moment van de overdracht van de kopieën door de curator, de auteursrechten van FSEL op deze software reeds waren uitgeput.
Dus onderzoekt de rechtbank of sprake is van uitputting. Hierbij wordt het Usefsoft-arrest van het Hof van Justitie EU (IEPT20120703) aangehaald. Op grond van dit arrest is volgens de rechtbank sprake van uitputting van een kopie van een computerprogramma indien:
“i) die kopie verstrekt is op een fysieke drager of de licentiegever het downloaden door de licentienemer van die kopie heeft toegestaan, en
ii) de licentiegever aan de licentienemer een gebruiksrecht voor die kopie heeft verleend zonder beperking in de tijd,
iii) tegen betaling van een prijs, waardoor de licentiegever een vergoeding kan ontvangen die overeenstemt met de economische waarde van die kopie.”
Verum Holding beschikte op grond van de Licentieovereenkomst 2011 over een kopie van FDR 2.83 die zij gedownload had op haar eigen server. Dit exemplaar (en eventuele updates van dit exemplaar) zijn door FSEL ter beschikking gesteld en in verband daarmee zijn door FSEL tegen betaling serverlicenties en CAL-licenties verkocht met het recht om de klanten van Verum Holding te bedienen. Deze licenties zijn verstrekt voor onbepaalde tijd. Hierdoor is aan de eerste twee eisen voor uitputting voldaan. FSEL wordt niet gevolgd in haar stelling dat de CAL-licentie niet kan zijn uitgeput op grond van artikel 3(3) Auteursrechtrichtlijn. Het Hof van Justitie EU heeft volgens de rechtbank in het UsedSoft-arrest (onder 51 en 52) expliciet heeft overwogen dat artikel 4(2) Softwarerichtlijn een lex specialis vormt ten opzichte van de bepalingen in de Auteursrechtrichtlijn en dat volgens deze bepaling de eerste verkoop van een computerprogramma tot uitputting van het recht op distributie leidt, ook wanneer de contractuele betrekking of een aspect daarvan onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn mocht vallen.
Aan de derde voorwaarde van uitputting is niet voldaan. Hetgeen Verum verschuldigd was, was voor een deel afhankelijk van de mate van gebruik van ASD. Ter zitting is gebleken dat er 70 Serverlicenties à GBP 2.000 en 129 CAL Licenties à GBP 1.000 zijn aangekocht. Verum moet aantonen dat Verum Holding een prijs heeft betaald, waarmee FSEL vergoeding heeft kunnen verkrijgen voor het exemplaar FDR 2.83 die overeenstemt met de economische waarde van dit exemplaar. Dat heeft zij niet gedaan. Hier komt bij dat FSEL enkel voor 21 licenties betaald heeft gekregen en Verum niet de jaarlijkse minimale afname van GBP 50.000 heeft betaald. Er is dus geen sprake van uitputting. Ook op grond van de Dienstverleningsovereenkomst 2013 tussen Verum Software Technologies en de Universiteit van Oxford is geen sprake van uitputting van FDR 2.94 (voor zover het daarop ziet), gelet op het niet voldaan aan het derde criterium.
FSEL vordert verder vernietiging van de source code van de FDR software. De vordering slaagt. FSEL heeft de sourcecode op grond van de Licentieovereenkomst 2011 aan Verum Holding verstrekt, maar er is geen sprake van contractoverneming door Verum, aangezien FSEL daar geen medewerking aan heeft verleend. Ook leidt het verstrekken van een exemplaar van FDR 2.83 niet tot uitputting van de sourcecode. Dat het verwijderen van de sourcecode erg omslachtig en tijdrovend mocht zijn, is een omstandigheid die voor rekening van Verum dieet te komen. De vordering tot vernietiging van der sourcecode wordt dus toegewezen.
Het gelegde beslag onder Softcrow B.V. wordt opgeheven, omdat niet Softcrow B.V., maar Softcow Trusted Electronic Services B.V. een overeenkomst met Verum heeft gesloten. Verum moet inzage verschaffen in haar source code.
IEPT20180124, Rb Oost-Brabant, FSEL v Verum
