Geen op technische reden gebaseerde bewuste keuze om octrooi te beperken tot enkel pemetrexed dinatrium
25-05-2018 Print this page
Uitvindingsgedachte EP 508, dat twee medische indicaties in zogenoemde EPC 2000 respectievelijk Swiss Type vorm claimt: gebruik vitamine B12 in combinatie met antifolaat pemetrexed vermindert ernstige toxische bijwerkingen pemetrexed anionen, terwijl remming tumorgroei behouden blijft. Vakman zal inzien dat uitvinding betrekking heeft op actieve vorm van pemetrexed na toediening ervan en niet op specifieke daarin geopenbaarde dinatrium zoutvorm. Vakman zal inzien dat conclusies EP 508 beperkter zijn geformuleerd dan waartoe uitvindingsgedachte aanleiding geeft: alleen de pemetrexed dinatrium zoutvorm geclaimd. Hof onderzoekt of pemetrexed dizuur met tromethamine equivalent is aan pemetrexed dinatrium zoutvorm. Geen op technische reden gebaseerde bewuste keuze voor specifiek alleen pemetrexed dinatrium: niet af te leiden uit beschrijving, waaruit vakman afleidt dat octrooihouder niet alleen pemetrexed dinatrium, maar iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed voor ogen had. Tijdens verleningsprocedure gedane beperking van conclusies wegens toegevoegde materie staat beroep op equivalentie niet in de weg: vakman zal inzien dat beperking conclusies slechts is ingegeven door strikte artikel 123(2) EOV toets en niet door een technische reden. Pemetrexed dizuur met tromethamine technisch equivalent aan pemetrexed dinatrium: stoffen hebben zelfde functie met zelfde resultaat en voordeel van tegengaan van toxiciteit van pemetrexed anion wordt op zelfde wijze bereikt. Uitleg conclusies EP 508 door hof in overeenstemming met artikel 69 EOV en artikel 1 Protocol: zorgt voor billijke bescherming octrooihouder en leidt niet tot strijd met redelijke rechtszekerheid voor derden.
Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 24 oktober 2017 (IEPT20171024), waarin werd geoordeeld dat Pemetrexed Fresenius inbreuk maakt op octrooi EP 508 van Lilly voor een samenstelling welke een antifolaat en methylmalonzuur verlagend middel bevat. Het vonnis wordt bekrachtigd.
Het hof overweegt dat de uitvindingsgedachte van EP 508, dat twee medische indicaties in zogenoemde EPC 2000 respectievelijk Swiss Type vorm claimt, erop ziet dat door het gebruik van vitamine B12 (en optioneel foliumzuur) in combinatie met het antifolaat pemetrexed, de ernstige toxische bijwerkingen van de pemetrexed anionen verminderen, terwijl de werkzaamheid van de pemetrexed anionen bij het remmen van tumorgroei behouden blijft. De vakman zal inzien dat de conclusies van EP 508 beperkter zijn geformuleerd dan waartoe de uitvindingsgedachte aanleiding geeft, omdat enkel pemetrexed dinatrium in zoutvorm is geclaimd. Het hof onderzoekt vervolgens of pemetrexed dizuur met tromethamine equivalent is aan pemetrexed dinatrium zoutvorm. Het hof oordeelt dat dit het geval is. Hierbij wordt geoordeeld dat er geen op een technische reden gebaseerde bewuste keuze is gemaakt door Lilly voor alleen pemetrexed dinatrium. Dit is niet af te leiden uit de beschrijving, waaruit de vakman zal afleiden dat de octrooihouder niet alleen pemetrexed dinatrium, maar iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed voor ogen had. Het hof oordeelt verder dat een tijdens de verleningsprocedure gedane beperking van conclusies wegens toegevoegde materie (op grond van artikel 123(2) EOV) niet aan een beroep op equivalentie in de weg staat, omdat de vakman zal inzien dat de beperking van de conclusies slechts is ingegeven door een de strikte artikel 123(2) EOV toets van de examiner en niet door een technische reden. Gelet op het feit dat pemetrexed dizuur met tromethamine en pemetrexed dinatrium beide dezelfde functie hebben met het zelfde resultaat en het voordeel van het tegengaan van toxiciteit van het pemetrexed anion op dezelfde wijze wordt bereikt is naar het oordeel van het hof sprake van technische equivalentie.
Het oordeelt ten slotte dat de door hem gehanteerde uitleg van de conclusies van EP 508 in overeenstemming is met artikel 69 EOV en artikel 1 van het Protocol.
IEPT20180508, Hof Den Haag, Fresenius v Lilly
