Niet vast komen te staan dat NewFigure zich op door NewFysic genoemde data in 2018 van naam “NewFysic” heeft bediend. Laten voortbestaan van vermelding op Webwiki van woord NewFysic als keyword niet in strijd met verbod op gebruik van die naam uit onthoudingsverklaring: gebruik vereist actieve handeling. Niet onderbouwd dat Newfysic rechten op contractuele boete op grond van onthoudingsverklaring uit 2010 heeft laten varen bij sluiten verklaring uit 2015. NewFigure moet wegens schending onthoudingsverklaring door gebruik naam “NewFysic” in Google advertentie boete betalen aan Newfysic. Geen matiging boete wegens bewust laten oplopen boete: termijn van drie weken voordat wordt gereageerd op advertentie op zich niet disproportioneel lang, NewFysic moest onderzoeken of NewFigure of een van haar franchisenemers verantwoordelijk was voor advertentie. NewFysic heeft geen belang bij veroordeling tot naleving onthoudingsverklaring: NewFigure dient onthoudingsverklaringen die nog van kracht zijn na te komen, boete al voldaan op grond van vonnis vzgr. Door NewFysic gevorderde schadevergoeding onvoldoende onderbouwd. NewFysic moet domeinnaam newfigure.nl overdragen aan NewFigure: geen gronden aangevoerd om anders te oordelen dan WIPO geschillenbeslechter. Geen schadevergoeding wegens doorlinken www.newfigure.nl naar website NewFysic: mogelijkheid van schade onvoldoende onderbouwd.
Partijen houden zich bezig met de exploitatie van een afslankmethode. NewFysic is een doorstart van het in 2008 gefailleerde New Figure Clinic B.V.. Bij de doorstart heeft NewFysic de domeinnamen van New Figure Clinic B.V. gekocht, waaronder de domeinnaam www.newfigure.nl. In 2010 is tussen partijen een geschil ontstaan na registratie van en gebruik door NewFigure van de domeinnaam www.new-fysic.nl die doorverwees naar de website van NewFigure. Er is vervolgens een onthoudingsverklaring gesloten. In 2015 is een geschil ontstaan over de registratie door NewFigure van de domeinnaam www.newfysic.be, dat eveneens heeft geleid tot een onthoudingsverklaring. In 2017 stond in een advertentie tekst op de aan NewFigure toebehorende website www.newfigure.com onder meer de tekst “Goedkoper dan NewFysic”. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft NewFigure vervolgens veroordeeld tot betaling van € 11.000 uit hoofde van het boetebeding uit de onthoudingsverklaring uit 2010. NewFigure heeft een procedure bij het WIPO aanhangig gemaakt om de overdracht van de domeinnaam www.newfigure.nl te bewerkstelligen. De geschillenbeslechter heeft bij uitspraak van 4 april 2018 bevolen dat de domeinnaamhouder wordt gewijzigd van NewFysic naar NewFigure. NewFysic vordert nu o.a. veroordeling tot betaling van € 11.000 wegens niet-nakoming van de onthoudingsverklaring in 2017 en € 10.000 wegens niet-nakoming in 2018. In reconventie vordert NewFigure onder meer terugbetaling van de boete van € 11.000 en overdracht van de domeinnaam newfigure.nl.
De kantonrechter oordeelt dat het niet is vast komen te staan dat NewFigure zich op door NewFysic genoemde data in 2018 van naam “NewFysic” heeft bediend. Dit werd onderbouwd met een verwijzing naar Webwiki, waaruit zou blijken dat de naam “Newfysic” als keyword werd gebruikt op de website new-figure.nl. In het licht van het verweer van Newfigure dat de informatie op Webwiki echter achterhaald is en ziet op de periode dat new-figure.nl eigendom was van NewFysic is de stelling van NewFysic echter niet nader onderbouwd. Er wordt ook geoordeeld dat het laten voortbestaan van de vermelding op Webwiki van het woord NewFysic niet in strijd is met de onthoudingsverklaring. Het is NewFigure namelijk verboden gebruik te maken van de naam NewFysic, hetgeen een actieve handeling vereist.
Vervolgens wordt geoordeeld dat NewFigure wegens schending van de onthoudingsverklaring door het gebruik van de naam “NewFysic” in een Google advertentie een boete moet betalen aan Newfysic. NewFigure stelt dat NewFysic de boete bewust heeft laten oplopen door pas drie weken nadat zij de overtreding van de onthoudingsverklaring heeft geconstateerd NewFigure daarover in kennis te stellen. De kantonrechter matigt de boete echter niet. De termijn van drie weken acht de kantonrechter op zich niet disproportioneel lang. Daarnaast wordt overwogen dat NewFysic moest onderzoeken of NewFigure of een van haar franchisenemers verantwoordelijk was voor de advertentie. NewFysic heeft echter geen belang bij veroordeling van NewFigure tot naleving van de onthoudingsverklaring. NewFigure moet de onthoudingsverklaringen al naleven, omdat deze nog steeds van kracht zijn en NewFigure heeft de verbeurde boete al op grond van het kort geding vonnis voldaan, waardoor de kantonrechter niet nogmaals een veroordeling kan uitspreken. De door NewFysic gevorderde schadevergoeding wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen.
NewFysic moet de domeinnaam newfigure.nl overdragen aan NewFigure. NewFysic heeft geen gronden aangevoerd om anders te oordelen dan de WIPO geschillenbeslechter. NewFysic wordt echter niet veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding wegens het doorlinken van www.newfigure.nl naar de website van NewFysic. De stelling dat schade is geleden is niet onderbouwd, waardoor niet aannemelijk is dat het (gedurende een zeer korte periode) doorlinken tot schade heeft geleid aan de kant van NewFigure.
IEPT20190412, Rb Amsterdam, NewFysic v NewFigure
Zie ook het oordeel van de WIPO Geschillenbeslechter.
