Cassatie tegen oordeel dat 123inkt cartridges geen (indirecte) inbreuk op HP-octrooi voor geheugenchip maken verworpen

Print this page 19-04-2019
IEPT20190419, HR, HP v Digital Revolution

Geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing nodig is om nadien geclaimde werkwijze uit te voeren is ‘aangepast’ om relevante stappen/functies uit te voeren. Geen onjuiste rechtsopvatting dat voor nieuwheid niet relevant is dat Paulsen werkwijze afwijkt van in EP 617 beschreven werkwijze: elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (ook die van Paulsen) kan immers de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Hof vrij om alleen inventiviteit van eerste hulpverzoek te onderzoeken, maar heeft ook nieuwheid onderzocht. Oordeel hof dat in tweede hulpverzoek tweede foutdetectiecode af-fabriek wordt berekend niet onbegrijpelijk. Nationale rechter dient in nietigheidsprocedure hulpverzoek aan artikel 84 EOV te toetsen: rechter vervult rol van verlenende instantie, wijziging van octrooi dat door hulpverzoek wordt gewijzigd is niet in verleningsfase aan daarvoor geldende voorwaarden getoetst, ook in oppositieprocedure bij EOB wordt gewijzigde conclusie aan artikel 84 EOV getoetst, andere verdragslanden ook van oordeel dat toetsing aan artikel 84 EOV mogelijk is. Geen onjuiste rechtsopvatting dat aanbieden van niet-inbreukmakende cartridges niet indirect inbreuk maakt op conclusie 7: geen ontneming van eigendom, nu software van de printer gebruik van cartridges DR mogelijk maakt en voor gebruik van die software licentie is verleend. 

 

OCTROOIRECHT

 

Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 23 mei 2017 (IEPT20170523), waarin onder meer werd geoordeeld dat de 123inkt huismerkcartridges geen (indirecte) inbreuk maken op het octrooi EP 617 van HP voor “non-volatile memory data integrity validation”. Ook werd geoordeeld dat conclusie 1-6 en 13 van EP 617 nietig zijn. Zie voor de eerste aanleg het vonnis van 25 november 2015 (IEPT20151125). Het principale cassatieberoep wordt verworpen.

 

HP heeft betoogd dat een in een octrooi onder bescherming gestelde geheugeneenheid die is geconfigureerd om een eveneens in dat octrooi onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, nieuw is indien (en omdat) die werkwijze nieuw is, aangezien een uit de stand van de techniek bekende geheugeneenheid nooit kan zijn ‘aangepast’ aan een werkwijze die eerder nog niet bekend was. De Hoge Raad oordeelt dat dit betoog niet opgaat, omdat ook een geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing nodig is om een nadien geclaimde werkwijze uit te voeren is ‘aangepast’ om de relevante stappen/functies uit te voeren. Het hof heeft geen onjuiste rechtsopvatting gehanteerd door te oordelen dat het voor de nieuwheid niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze. Elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (ook die van Paulsen) kan immers de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een template, die de communicatie tussen de printer en het cartridge-geheugen mogelijk maakt.

 

De Hoge Raad oordeelt verder dat het hof vrij was om inzake het eerste hulpverzoek enkel de inventiviteit te onderzoeken, aangezien aan de geldigheid van een conclusie niet alleen een gebrek aan nieuwheid, maar ook een gebrek aan inventiviteit in de weg staat. Daarnaast heeft het hof volgens de Hoge Raad wel de nieuwheid onderzocht, gelet op de overweging dat de vakman de beperking ‘af-fabriek’ in zou lezen in Paulsen (rov. 4.13). Met betrekking tot het tweede hulpverzoek wordt geoordeeld dat het niet onbegrijpelijk is dat het hof heeft geoordeeld dat in dat hulpverzoek de foutdetectiecode af-fabriek wordt berekend.

 

Vervolgens heeft HP geklaagd over dat het hof artikel 84 EOV heeft toegepast op het derde hulpverzoek, aangezien het hof zou hebben miskend dat artikel 84 EOV geen nietigheidsgrond is. De Hoge Raad oordeelt dat de nationale rechter in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek moet toetsen aan artikel 84 EOV. De rechter vervult namelijk de rol van de verlenende instantie met betrekking tot een hulpverzoek. Daarnaast merkt de Hoge Raad op dat van belang is dat een eerder verleend octrooi door een hulpverzoek wordt gewijzigd, zonder dat die wijziging in de verleningsfase aan de daarvoor geldende voorwaarden is getoetst. Het ligt daarom voor de hand dat de rechter aan wie het hulpverzoek wordt voorgelegd, de daarin voorgestelde beperking aan die voorwaarden dient te toetsen. Naast het voorgaande verwijst de Hoge Raad nog naar het feit dat ook in een oppositieprocedure bij EOB een gewijzigde conclusie aan artikel 84 EOV wordt getoetst en dat blijkens de Conclusie A-G ook in andere verdragslanden wordt aangenomen dat de nationale rechter aan artikel 84 EOV dient te toetsen.

 

Het derde onderdeel is gericht tegen het oordeel van het hof over de gestelde indirecte inbreuk op conclusie 7. De Hoge Raad oordeelt dat het hof geen onjuiste rechtsopvatting heeft gehanteerd door te oordelen dat het aanbieden van niet-inbreukmakende cartridges niet indirect inbreuk maakt op conclusie 7 van het octrooi. HP wordt niet gevolgd in haar stelling dat hierdoor sprake is van ontneming van eigendom, omdat de software van de printer het gebruik van de cartridges van DR mogelijk maakt en voor het gebruik van die software een licentie is verleend. 

 

IEPT20190419, HR, HP v Digital Revolution

 

ECLI:NL:HR:2019:650