Navaudio is tekortgekomen in de nakoming van de onthoudingsverklaring, verbeurde boete: € 40.000,- Onthoudingsverklaring niet onder bedreiging of misbruik van omstandigheden (3:44 BW) tot stand gekomen: het staat een merkhouder vrij om handhavend op te treden tegen merkinbreuk en rechtsmaatregelen te treffen. Merkinbreuk sub a: Navaudio gebruikt VW-merken voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Beroep op artikel 14 lid 1 onder c UMVo (gebruik merk noodzakelijk om bestemming van een goed of dienst aan te duiden), slaagt niet: er bestaat geen noodzaak voor het gebruik van de VW-woordmerken zonder de toevoeging ‘geschikt voor’ te gebruiken, dus het aangevallen gebruik voldoet niet aan de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Tekortkoming in de nakoming van de onthoudingsverklaring: Volkswagen heeft Navaudio terecht aangesproken op het tekortschieten, nu Navaudio erkent heeft, toegezegd te hebben geen inbreuk meer te zullen maken. Ook inbreuk door het vermelden van VW-merken bij andere accessoires dan navigatiesystemen: onthoudingsverklaring had tot doel een einde te maken aan inbreuken op de in die verklaring genoemde merken niet alleen voor navigatiesystemen, maar ook voor andere accessoires. Navaudio mag vanuit haar professie bekend worden verondersteld met de grenzen van het gebruik van de merken van bedrijven als Volkswagen. Verbeurde boete: €40.000,-: Volkswagen heeft voor twee dagen voldoende gesteld dat er inbreukmakende aanbiedingen online stonden.
Volkswagen en Navaudio zijn eerder een onthoudingsverklaring overeengekomen, waarin Navaudio verklaart zich te onthouden van het gebruik van VW-merken bij (niet VW-)producten die zij aanbiedt op haar website. Wanneer de producten geschikt zijn voor Volkswagens, moet dat er nadrukkelijk bij staan.
Volkswagen heeft geconstateerd dat nog steeds bij artikelen op de website van Navaudio Volkswagen merken worden gebruikt.
Volkswagen vordert dat de rechtbank Navaudio veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 1.700.000 voor de verbeurde contractuele boete van € 20.000 per overtreding van de onthoudingsverklaring en dat de rechtbank een verbod op inbreuk op de VW-merken oplegt, een bevel geeft tot opgave van gegevens over de omvang van de inbreuk.
Door het gebruik van de VW-merken bij het aanbieden van navigatiesystemen op haar website heeft Navaudio inbreuk op de VW-merken gebruikt en de afspraak in de onthoudingsverklaring geschonden., daarbij wekt Navaudio de indruk dat de producten Volkswagen-producten zijn, in plaats van aan te geven dat de producten geschikt zijn voor Volkswagen.
Navaudio stelt dat de onthoudingsverklaring vernietigbaar is omdat deze door bedreiging tot stand is gekomen. Volkswagen heeft haar de feitelijk bestuurder van Navaudio bewogen tot het zetten van zijn handtekening onder die verklaring, door: gebruik te maken van haar positie als één van de grootste autoproducenten en in de sommatiebrief te dreigen met hel en verdoemenis (door torenhoge claims en kosten in het vooruitzicht te stellen).
De rechtbank oordeelt dat er van bedreiging of misbruik van omstandigheden rond de totstandkoming en ondertekening van de overeenkomst geen sprake is. Het feit dat op 21 december 2016 door de voorzieningenrechter ten behoeve van Volkswagen verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op bij Navaudio in voorraad zijnde navigatiesystemen, betekent dat op dat moment door Volkswagen voldoende aannemelijk was gemaakt dat Navaudio inbreuk maakte op de merkrechten. Volkswagen heeft Navaudio niet bedreigd door te zeggen dat de kosten alleen maar zullen oplopen wanneer Navaudio niet meewerkt. Het staat een merkhouder namelijk vrij om handhavend tegen merkinbreuk op te treden en de druk die Volkswagen heeft opgelegd was geoorloofd. Ook van misbruik van omstandigheden is geen sprake. De positie (waar Volkswagen zich niet op heeft beroepen) van Volkswagen als één van de grootste autoproducenten is onvoldoende om te stellen dat Volkswagen misbruik heeft gemaakt van die positie.
De rechtbank oordeelt verder dat er sprake is van merkinbreuk (Sub a) en dat een beroep op artikel 14 lid 1 sub c UMVo niet slaagt. Het enkele gebruik van de VW-merken bij de producten zonder de toevoeging ‘geschikt voor’ is niet noodzakelijk. Zonder die toevoeging is er geen sprake van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Navaudio is tekortgekomen in de nakoming. Dit geldt ook voor het gebruik van de VW-merken bij andere producten dan navigatiesystemen. Ook al wordt er in de onthoudingsverklaring expliciet gesproken over navigatiesystemen, sluit dat het verboden gebruik voor andere accessoires niet uit. De onthoudingsverklaring had tot doel een einde te maken aan inbreuken op de VW-merken, niet alleen voor navigatiesystemen. Navaudio mag vanuit haar professie bekend worden verondersteld met de grenzen van het gebruik van merken van bedrijven als Volkswagen.
IEPT20200617, Rb Den Haag, Volkswagen v Navaudio
