Vaststelling beschermingsomvang octrooi conform twee-stappen benadering. Stap 1: uitleg van de octrooiconclusie om te bepalen of aan alle elementen van de conclusie voldaan wordt (‘letterlijke inbreuk’). Indien dat dat niet zo is: Stap 2: of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Vereisten voor equivalentie: (i) technische equivalentie. (ii) het octrooischrift moet voor de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis een leer openbaren die de toepassing van equivalenten mede kan omvatten, (iii) of erkenning van het beroep op equivalentie passend is gelet op de vereiste redelijke mate van rechtszekerheid en (iv) of de variant nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek van het octrooi (Gillette- of Formstein-verweer).
Gemiddelde vakman: Het hof zal bij de navolgende beoordeling van de beschermingsomvang van EP 508 ervan uitgaan dat de gemiddelde vakman een team is bestaande uit een oncoloog en een chemicus met expertise op het gebied van de formulering van farmaceutische preparaten.
Geen letterlijke inbreuk: Lilly heeft zelf aangevoerd dat de gemiddelde vakman begrijpt dat met de term ‘pemetrexed dinatrium’ wordt gedoeld op een specifieke zoutvorm van pemetrexed, te weten een afgeleide van pemetrexed dizuur waarin twee waterstofatomen zijn vervangen door twee natriumatomen (o.a. appeldagvaarding, paragraaf 4.70). Lilly heeft ook niet, althans onvoldoende bestreden dat de gemiddelde vakman de variant van pemetrexed die Fresenius gebruikt in haar product, te weten pemetrexed dizuur met tromethamine, zal opvatten als een andere zoutvorm dan pemetrexed dinatrium.
Inbreuk door equivalentie (a) pemetrexed dizuur met tromethamine en (b) pemetrexed dinatrium. Zelfde functie: het neutraliseren van de pemetrexed-anionen zodat die kunnen worden bewaard en verhandeld. Billijke bescherming ondanks inventieve maatregel (aanvullende leer) . De uitvinding is in het octrooischrift zodanig geopenbaard dat de gemiddelde vakman die met zijn algemene vakkennis ook kon en zou toepassen met andere pemetrexedverbindingen dan het geclaimde pemetrexed dinatrium. Het feit dat een product een maatregel bevat die inventief is ten opzichte van het octrooischrift, sluit niet uit dat in dat product ook de leer van het octrooi wordt toegepast en dat het dus billijk is ten opzichte van de octrooihouder het desbetreffende product onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. De inventiviteit kan immers zijn gelegen in een aanvullende leer, in de vorm van de toevoeging van een maatregel aan het geoctrooieerde product of de selectie van een specifieke uitvoeringsvorm van de algemene leer van het octrooi. Die situatie doet zich ook voor in deze zaak. Redelijke rechtszekerheid: Het zal de gemiddelde vakman bij lezing van de conclusies in het licht van de beschrijving duidelijk zijn dat de conclusies op het punt van de zoutvorm ruimte laten voor equivalenten. Het feit dat het octrooischrift in de conclusies en beschrijving uitsluitend pemetrexed dinatrium noemt, zonder toevoeging van een clausule zoals ‘or other pharmaceutically acceptable salts’, levert, anders dan Fresenius meent, geen goede grond op voor een beperking van de beschermingsomvang tot pemetrexed dinatrium. Een beroep op equivalentie zou onmogelijk worden als dat enkele feit een goede grond zou opleveren voor een beperking van de beschermingsomvang tot een product met dat kenmerk. Dat resultaat zou in strijd zijn met de regel dat op passende wijze rekening moet worden gehouden met equivalenten.
IEPT20201027, Hof Den Haag, Lilly v Fresenius
