5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair

22-02-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210219, Rb Den Haag, Airwair v Van Haren

(Met dank aan Julie Visser, Hofhuis Alkema Groen en Lucas de Groot en Maarten Rijks, Taylor Wessing)

 

Uitgegaan kan worden van de geldigheid van de YSBW- en YWS merken van Airwair: de merken hebben, voor zover ze dat nog niet hadden ten tijde van de inschrijving, onderscheidend vermogen verkregen door inburgering, onvoldoende gebleken dat er veel andere schoenen met gekleurd stiksel (in het geelspectrum) op de markt waren die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van de merken, door Van Haren overgelegd marktonderzoek wordt buiten beschouwing gelaten onder meer nu vraagstelling te ruim is geweest en de bevindingen niet volledig kunnen worden ondersteund door de ruwe data, beroep Van Haren op artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE kan niet slagen ten aanzien van YWS-merk nu dat merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm, gele kleur van het stiksel is een wezenlijk sier-element van het YSBW merk en niet aangenomen kan worden dat gele stiksel wezenlijke waarde aan de schoenen geeft, uit de geregistreerde afbeelding blijkt voldoende duidelijk dat uitsluitend bescherming wordt ingeroepen van een geel stiksel dat is aangebracht op de welt. 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair nu sprake is van visuele overeenstemming die post-sale verwarringsgevaar kan opleveren:  stiksel van inbreukmakende schoenen heeft eenzelfde gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend, stiksel is aangebracht op de welt van de schoen en de kleur ligt tegen de in de registratie opgenomen kleur geel aan, merk en teken worden gebruik voor dezelfde waren die vallen in de groep veterboots, gebruik van teken zorgt in ieder geval voor post- sale verwarring nu het publiek het merk en teken niet naast elkaar ziet, niet buitengewoon oplettend is en de veterboots gedragen ziet worden door anderen waardoor het gevaar bestaat dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen van Airwair. Schoenen in de modellen 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en II, Oxmox Boot en Limelight Boot van Van Haren maken geen inbreuk nu de kleuren van de stiksels neigen naar het rode kleurspectrum: verwarringsgevaar kan niet worden aangenomen.

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. AirWair is exclusieve licentienemer en exclusieve producent van schoenen die onder het merk Dr. Martens op de markt worden gebracht. Één van die schoenen is de 1460 boot die in 1960 voor het eerst op de markt is gebracht. Van Haren is een schoenenretailer. Airwair is houdster van onder meer de YWS- en YSBW-merken. Het YWS-merk wordt aangeduid als het gele stikstel-merk. Het YSBW-merk wordt aangeduid als het geel-stiksel-op-zwarte-rand-merk. AirWair stelt dat Van Haren met verschillende modellen schoenen inbreuk maakt op haar merkenrechten en vordert primair een inbreukverbod. Van Haren verweert zich door onder meer te stellen dat de merken om verschillende redenen niet geldig zijn. 

 

De voorzieningenrechter velt eerst een oordeel omtrent de geldigheid van de merken. Als de merken niet al ten tijde van de inschrijving onderscheidend vermogen hadden, hebben ze dat in ieder geval verkregen door inburgering. Sinds de jaren '90 worden Dr. Martens schoenen in publicaties regelmatig in één adem genoemd met geel stiksel op de welt. Onvoldoende is gebleken dat, zoals Van Haren stelt, in deze periode veel andere schoenen met gekleurde stiksels, in het bijzonder in het gele kleurspectrum, op de markt waren. Het door Van Haren overgelegde marktonderzoek laat de voorzieningenrechter buiten beschouwing. De vraagstelling in het onderzoek is dermate ruim dat het niet geschikt is om uitspraken te kunnen doen over het onderscheidend vermogen van de merken. Daarbij kunnen de bevindingen van het onderzoek in ieder geval niet volledig worden ondersteund door de ruwe data. 

 

Van Haren beroept zich ook op de uitsluitingsgronden opgenomen in artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE. Dit beroep kan niet slagen. Het YWS-merk bestaat niet uitsluitend uit een vorm maar mede uit een kleur. De specifieke gele kleur is niet bepaald door de aard van de veterlaarzen. De kleur geel heeft ook niet met enige technische uitkomst van doen, maar is een wezenlijk sier-element van het YSBW-merk. Ook acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat het gele stiksel wezelijke waarde aan de schoenen geeft. 

 

Van Haren stelt ook nog dat het YWS-merk niet aan de vereisten van artikel 2.2bis lid 1 onder a BVIE voldoet, omdat de grafische weergave van de vorm als opgenomen in de registratie niet duidelijk het voorwerp van bescherming vormt. Aan dat verweer gaat de voorzieningenrechter voorbij. De weergave laat voldoende duidelijk zien dat bescherming wordt ingeroepen van een geel stiksel dat is aangebracht op de welt van een schoen. 

 

De voorzieningenrechter concludeert dat voorshands aangenomen moet worden dat de merken geldig zijn. 

 

Voor wat betreft de gestelde merkinbreuk oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. De 5th Avenue Boot VII en de Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair. Het merk en teken stemmen visueel overeen nu het stiksel van de inbreukmakende schoenen eenzelfde gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang heeft waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend. Het stiksel is aangebracht op de welt van de schoen en de kleur ligt tegen de in de registratie opgenomen kleur geel aan. Airwair omschrijft de kleur van de stiksels als donker geel/licht oranje, koperkleurig en goudkleurig. De voorzieningenrechter oordeelt dat de kleuren niet duidelijk geel zijn, maar daar wel tegen aan liggen. Merk en teken worden onweersproken gebruikt voor dezelfde waren, namelijk schoenen behorend tot de groep 'veterboots'. Nu het YSBW-merk een redelijk groot onderscheidend vermogen heeft gekregen, zorgt het gebruik van het teken voor gevaar van post-sale verwarring. Het publiek ziet merk en teken namelijk niet naast elkaar en zal niet buitengewoon oplettend zijn. Het post-sale publiek ziet de schoenen gedragen worden door anderen en ziet een grof stiksel op de welt met een kleur dat tegen het gele kleurspectrum aan ligt. Het gevaar bestaat dat het publiek niet alleen zal menen dat de inbreukmakende schoenen van Airwair afkomstig zijn, maar ook dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen van Airwair. Het gevorderde inbreukverbod wordt ten aanzien van deze modellen toegewezen.

 

De schoenen van Van Haren in de modellen 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en II, Oxmox Boot en Limelight Boot maken geen inbreuk op de merken van Airwair. De stiksels van deze schoenen liggen meer tegen het rode kleurspectrum aan, waardoor verwarringsgevaar met het YSBW-merk niet aangenomen kan worden. Ten aanzien van deze modellen worden de vorderingen dan ook afgewezen.

 

IEPT20210219, Rb Den Haag, Airwair v Van Haren

 

(kopie origineel vonnis)