Advies OCNL: Blauw gekleurde bloemen is het cruciale effect en het vergrote gat als een louter toevallig effect

Octrooihoudster heeft aangevoerd dat Octrooicentrum Nederland in het advies van 8 februari 2021 niet de juiste argumentatie op basis van de problemsolution approach heeft gevolgd bij het beoordelen van de inventiviteit van conclusie 11. Octrooihoudster mist de verschilmaatregelen, het objectieve technische probleem en de uiteindelijke inventiviteitsbeoordeling in de door Octrooicentrum Nederland gehanteerde onderbouwing. Naar aanleiding daarvan merkt Octrooicentrum Nederland op dat ook het Europees Octrooibureau niet altijd de problem-solution approach toepast voor de beoordeling van inventiviteit in situaties waarin nawerken van de stand van de techniek door de vakman op basis van zijn algemene vakkennis leidt tot een resultaat dat valt onder de te beoordelen conclusie (zie beslissing T 0315/97). Echter, ook indien de problem-solution approach wordt gevolgd in de aan de inventiviteitsbeoordeling ten grondslag liggende argumentatie, leidt het nawerken van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum, op een voor de hand liggende wijze tot een plant die onder conclusie 11 valt.

OCTROOIRECHT

Als eerste dient opgemerkt te worden, dat de formulering van productconclusie 11 zodanig breed is dat onder conclusie 11 meerdere, verschillende producten vallen. Niet alleen vallen onder productconclusie 11 Phalaenopsis orchideeën waarin reeds een vergroot gat aanwezig is voordat een substantie, zoals een kleurstof, in het gat wordt geïntroduceerd (conform de uitvindingsgedachte van werkwijzeconclusie 1), maar ook Phalaenopsis orchideeën waarin een vergroot gat ontstaat nadat een substantie, zoals een kleurstof, in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, of bijvoorbeeld Phalaenopsis orchideeën waarin door een natuurlijk fenomeen, bijvoorbeeld in de vorm van de infectie door een kever, een vergroot gat is ontstaan. Deze producten, indien nieuw, berusten niet alle op dezelfde uitvindingsgedachte en daardoor kan voor elk van de te onderscheiden producten een eigen problem-solution approach gevolgd worden.

Voor de toepassing van de problem-solution approach bij de inventiviteitsbeoordeling van een Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat ontstaat nadat een kleurstof in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, kan, uitgaande van NL491 als meest nabije stand van de techniek, het vergrote gat als een van de verschilkenmerken worden aangemerkt. Uit de nawerkexperimenten van verzoekster kan vervolgens afgeleid worden dat dit verschilkenmerk niet een door een vakman toe te passen (verschil)maatregel betreft, maar veeleer een gevolg/effect is van een niet in conclusie 11 benoemde maatregel. Uit door verzoekster ingebrachte experimenten blijkt dat dit effect bereikt wordt bij het nawerken van NL491 met de introductie van Acid Blue 9 in een niet-vergroot gat in de stengel van een Phalaenopsis plant. Hieruit volgt dat het in conclusie 11 benoemde te behalen effect gekoppeld is aan een ander effect, namelijk het blauw kleuren van bloemen van de Phalaenopsis.
 

Aan het geconstateerde verschilkenmerk van een vergroot gat kunnen dan ook twee technische effecten gekoppeld worden, namelijk: een vergroot gat an sich en blauw gekleurde bloemen. Bij twee gekoppelde effecten kan het voorkomen dat een van de effecten duidelijk belangrijker is dan het andere. Om te bepalen welk effect cruciaal is en welk effect louter toevallig is (zogenoemd "bonuseffect"), moet volgens uitspraak T 227/89 van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een realistische benadering worden gekozen, waarbij het relatieve technische en praktische belang van die effecten in de omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. In het geval dat het gaat om de beoordeling van een Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat ontstaat nadat een kleurstof in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, is het duidelijk dat de blauw gekleurde bloemen als het cruciale effect beschouwd dient te worden en het vergrote gat als een louter toevallig effect.

Lees hier het volledig advies