Benoemen ingrediënt tabascopeper had ook op minder opvallende wijze gekund
28-03-2023 Print this page
Het Beneluxmerk TABASCO van Mclhenny is geldig; langdurig en intensief in de Benelux gebruikt als merknaam voor pepersausen en inburgering van het merk TABASCO voor pepersauzen is voldoende voor de geldigheid van het merk voor alle categorieën waarvoor het Beneluxwoordmerk is ingeschreven. Cantina Mexicana maakt met gebruik van het woord TABASCO op haar flesjes pepersaus inbreuk op de merken TABASCO van McIhenny; vanwege het uiterlijk zijn er gelijkenissen waardoor er verwarringsgevaar aanwezig is. Tevens geen sprake van eerlijk gebruik door publiek te informeren over ingrediënt tabascopeper.
MERKENRECHT - GEEN EERLIJK GEBRUIK
Cantina Mexicana produceert en verhandelt sinds 2009 Tex-Mex voedingsmiddelen. De producten worden exclusief door Xenos afgenomen. McIlhenny maakt en verkoopt wereldwijd verschillende sausen waaronder een rode pepersaus waarvan het recept uit 1868 komt onder de botanische benaming capsicum frutescens var. tabasco. Ze is houdster van het woordmerk TABASCO. De Tabasco-merken worden ook onder licentie op merchandise, posters, kleding en decoratie gebruikt.
Cantina Mexicana vordert de nietigheid en doorhaling van de merken en vordert een verklaring van recht dat het aanbieden van een rode pepersaus met de aanduiding “red sauce made with tabasco pepper” geen inbreuk maakt. Deze eisvermeerdering - het inroepen van de nietigheid van de woordmerken en het verval van het Uniebeeldmerk fles - wordt toegelaten. McIlhenny is in voldoende gelegenheid geweest om te reageren zowel bij conclusie als in haar schriftelijke pleitnota en ter zitting.
De rechtbank concludeert dat het merk TABASCO geschikt is geworden om de pepersauzen voorzien van dat merk als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. TABASCO vervult de herkomstfunctie van het merk. Inburgering van het merk TABASCO voor pepersauzen is voldoende voor de geldigheid van het merk voor alle categorieën waarvoor het Beneluxwoordmerk is ingeschreven. Het Beneluxmerk is aldus geldig.
Merkinbreuk
Cantina Mexicana heeft aangevoerd dat het gebruik van het Teken niet aangemerkt moet worden als merkgebruik, maar dat de aanduiding volledig beschrijvend is. De visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens zijn gemiddeld overeenstemmend. Er is wel sprake van identieke waren, te weten pepersauzen. Vanwege het uiterlijk, zowel qua vorm van het doosje, als het flesje en de kleur rood, zijn er gelijkenissen waardoor er verwarringsgevaar aanwezig is.
Het beroep van Cantina Mexicana op eerlijke gebruiken in de handel brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Het woord TABASCO staat zodanig centraal, groot en opvallend op de verpakking dat dit het meest in het oog springende onderdeel van die verpakking is en daarmee ook meer aandacht trekt. Het informeren van het publiek over het ingrediënt tabascopeper kan Cantina Mexicana ook op een andere, minder opvallende wijze doen.
Cantina Mexicana wordt bevolen om binnen 48 uur merkinbreuk te staken en schriftelijke opgave te doen. Nu de procedures in conventie en in reconventie inhoudelijk samenvallen, zullen alle proceskosten worden toegerekend aan de procedure in conventie en zullen de kosten in reconventie op nihil worden gesteld. In Conventie zijn de proceskosten €66.399,57.
