Afspraak over inbreng IE-rechten in werkmaatschappij was van meet af aan duidelijk
05-12-2023 Print this page
Afwikkeling samenwerking over ontwikkeling elektrisch aangedreven tractor. Gedaagde-uitvinder voldoet niet aan inbrengverplichting van de Intellectuele Eigendomrechten. Over de zeggenschap en winstdeling waren al afspraken gemaakt, maar de poging om afspraken te wijzigen en dat de onderhandelingen daarover zijn stukgelopen is onvoldoende om de inbrengverplichting onaanvaardbaar te achten. Contractuele boete van €100.000 wordt niet gematigd omdat gedaagde weinig zakelijke ervaring of juridische advies had. Afspraak over inbreng was van meet af aan duidelijk. De overdracht van octrooien aan een derde, is te beschouwen als het doen toe-eigenen van de octrooirechten door gedaagde en is een onrechtmatige daad. Schadevergoeding op te maken bij staat.
ONTWIKKEL- en SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Eisers houden aandelen en zijn middelijk bestuurder in machinefabriek. Gedaagde is ingenieur en uitvinder. Partijen werken samen om de bedachte multifunctionele werktuigdrager voor de landbouwsector met elektrische of hybride aandrijving, enigszins gelijkend op een tractor, te ontwikkelen. Partijen zullen "naast elkaar op geen enkele wijze een exclusieve aanspraak [...] maken op de intellectuele eigendommen die in en uit de samenwerking zijn ontstaan." In een nieuw op te richten werkmaatschappij houden partijen aandelen, waarbij het stemrecht gelijkelijk over de drie partners worden verdeeld. Op naam van gedaagde, als octrooihouder en uitvinder, zijn octrooiaanvragen ingediend betreffende de e-Tractor. De octrooien zijn verleend.
Partijen hebben in buitenstatutaire afspraken gemaakt: Hierbij verklaren partijen dat een ieder de door hem of zijn bedrijf ontwikkelde Intellectuele eigendommen in het kader van de ontwikkeling van de e-Tractor "zonder enige kosten en/of daaraan verbonden rechten” inbrengen in de werkmaatschappij, waarna de IE-rechten het bezit zijn en daarmee indirect het gezamenlijk bezit is.
Met een brief heeft gedaage-uitvinder laten weten dat hij zijn IE-rechten niet zal inbrengen. Daarmee zou hij tekortschieten in zijn verplichting, zoals art. 6:83 aanhef en onder c BW bepaalt, treedt verzuim dan zonder ingebrekestelling in.
Dat niet van de gedaagde-uitvinder verwacht kon worden de IE-rechten in te brengen terwijl nog volstrekt onduidelijk was welke winst- en zeggenschapsrechten zou verwerven, kan de rechtbank hem daarin niet volgen. Over de zeggenschap en winstdeling waren al afspraken gemaakt, maar de poging om afspraken te wijzigen en dat de onderhandelingen daarover zijn stukgelopen is onvoldoende om de inbrengverplichting onaanvaardbaar te achten. Gedaagde heeft een contractuele boete van €100.000 verbeurd.
De boete wordt niet gematigd. Ook al is gedaagde minder ervaren, minder zakelijk en heeft hij zich niet door een jurist laten bijstaan, wist hij van meet af aan dat de IE-rechten aan de samenwerkende partijen zouden toekomen.
De overdracht van de octrooien aan een derde, is te beschouwen als het doen toe-eigenen van de octrooirechten door gedaagde, is dan ook jegens eisers onrechtmatig. Daarbij kan in het midden blijven of dit nu wel of niet onder valse voorwendselen is gedaan. Tevens dient gedaagde schade te vergoeden, nader op te maken bij staat.
Afbeelding via AI gegenereerd, Craiyon - V3, prompt: 'elektrisch aangedreven tractor' (5 dec 2023)
innovative and eco-friendly electric tractor on a farm
