Bodemzaak. Uitvinder medisch hulpmiddel InVitria werkt samen voor ontwikkeling product dat de uitvinding belichaamd. Licentie is beëindigd, maar merknaam staat in register op naam van de ander. Overdracht merkregstratie omdat merknaam vereenzelviging is met het product van de uitvinding. Tijdens de afhandeling van de licentieovereenkomst is er wanprestatie gepleegd door onvoldoende royalty's bij verkoop te rekenen en een markt te verzadigen door extra veel in het laatste jaar te produceren.
SAMENWERKING - MERKENRECHT
G is uitvinder en houder van een aantal octrooien, waaronder een medisch hulpmiddel dat geschikt is voor intra-vitreale injecties in het glasachtig lichaam van het oog voorzien van een hypodermische naald. In 2007 was G contact met Medical Workshop over ontwikkeling van een product waarin de uitvinding wordt belichaamd, de INVITRIA/InVitria. In eerder kort geding is geoordeeld dat na afloop van de licentieovereenkomst dat Medical Workshop ieder gebruik van het merk InVitria moet staken. In hoger beroep is dat verbod beperkt tot het product of daaraan gelijksoortige producten.
Partijen hebben geen afspraken gemaakt over het InVitria-merk, waarvan Medical Workshop volgens het EUIPO-register de enige houder is, na de samenwerking. Een gezamenlijk houderschap is geen onderwerp van debat. Er is sprake van vereenzelviging van het product waarop de octrooibescherming ziet en de productnaam InVitria waarvan het is ingeschreven. Daar komt bij dat Sharpsight na afloop belang houdt bij gebruik van de naam voor het product. Immers Medical Workshop zou het product alleen onder octrooilicentie mogen toepassen. Nu de licentie is geëindigd, heeft Sharpsight als octrooihouder recht en belang bij om het product onder de enige naam waaronder het bekend staat bij afnemers te benoemen.
Medical Workshop wordt merkgebruik verboden. Er is geen wettelijke noch contractuele grondslag voor een good will vergoeding.
In het kader van de afwikkeling van de licentieovereenkomst. Medical Workshop heeft in het laatste jaar van de licentieovereenkomst fors meer InVitria laten produceren dan in andere jaren. Een Nederlandse derde was bereid de restvoorraad over te nemen waarvan de identiteit niet wordt prijsgegeven. Daarmee is de doorverkochte restvoorraad InVitria na afloop van de licentie uitgeput. Over de voorraad is niet over de gebruikelijke minimumprijzen royalty's betaald, maar op basis van de werkelijke verkoopprijs over een klein(er) aantal. Het niet afrekenen van royalty's en geen open kaart spelen over de hoeveelheden geldt als wanprestatie. Sharpsight heeft hierdoor royalty's misgelopen en ondervindt hinder van een markt die verzadigd is door de grote hoeveelheid InVitria.
Medical Workwhop dient het merk en de UK-afsplitsing aan Sharpsight over te dragen. Tevens onthouding van octrooiinbreuk. Zij dient ook geschatte gemiste royalty-vergoeding te betalen.
IEPT20230906, Rb Den Haag, Sharpsight v Medical Workshop
Zie eerder: IEPT20191106 en IEPT20201222
