Off-White hoodies voor de hele familie uit Turkije meenemen, is geen gebruik in economisch verkeer
15-02-2024 Print this page
Geen inbreuk op merkenrechten Off-White: geen sprake van gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 9 UMVo. Off-White heeft niet onrechtmatig geprocedeerd, vordering in reconventie afgewezen: Off-White heeft in deze procedure niet bewust onjuiste feiten gesteld.
Off-White is een modehuis met een gelijknamig merk, dat haar eerste collectie in 2013 lanceerde. De kleding, hoodies en T-shirts, wordt veel door jongeren gedragen. Gedaagde landde vanuit Turkije op luchthaven Düsseldorf, de Duitse douane troffen in de bagage 22 kledingsstukken aan met de merken. De informatie en foto's van de bagage zijn verstrekt aan de Duitse advocaten, Off-white heeft ingestemd met vernietiging, gedaagde verzet zich daartegen.
Het belangrijkste verweer van [gedaagde] houdt in dat geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo waartegen de Uniemerkhouder kan optreden, omdat de kledingstukken (in opeenvolgende maten S, M, L, XL en XXL) voor eigen gebruik zijn ingevoerd in zijn bagage. Nu het hier gaat om goederen in zijn bagage voor hemzelf en zijn gezin, wordt niet voldaan aan het vereiste uit de UMVo dat sprake moet zijn van ‘gebruik van een teken in het economisch verkeer’, aldus [gedaagde].
Off-White stelt dat wel degelijk sprake is van ‘gebruik in het economisch verkeer’ en wijst in dat verband op de hoeveelheid namaak kledingstukken waar het in dit geval om gaat (waaronder 15 truien) en de diversiteit in de maten. Dezelfde originele Off-White kleding zou een marktwaarde van ongeveer $ 11.700,- zijn. Juist partijen van (ongeveer) deze hoeveelheid kleding worden doorverkocht op Marktplaats, Instagram en Facebook.
In Arsenal/Reed heeft het HvJ EU het criterium ‘gebruik in het economisch verkeer’ geoordeeld dat hiervan sprake is, wanneer het gebruik van een merk plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer. Het Hof van Justitie heeft dit gepreciseerd: een natuurlijk persoon die verkopen pleegt die wegens hun volume, frequentie, of andere kenmerken buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, handelt in het economisch verkeer (L'Oréal/eBay).
Het onvoldoende onderbouwd dat sprake is van (dreiging van) gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 9 UMVo. De 22 kledingstukken in persoonlijke bagage leidt niet zonder meer tot de conclusie van het bestaan van een handelsintentie of voorraad met het doel te verkopen of anderszins te verhandelen. Dat geldt zeker nu het gaat om truien in verschillende maten, met binnen één maat verschillende opdrukken. Het past bij de verklaring, dat gedaagde voor zichzelf en zijn gezinsleden ieder drie truien heeft gekocht.
Off-White heeft niet onrechtmatig geprocedeerd. De e-mails aan de Duitse en Nederlandse advocaten van Off-White, waaruit een andere kijk op de gang van zaken blijkt én een ander feitenrelaas dan waar Off-White vanuit ging (te weten: er was geen sprake van een toegezonden pakket, maar van persoonlijke bagage), maken niet dat Off-White in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv.
Off-White dient de proceskosten van gedaagde €8.259 in conventie te betalen; de kosten van de reconventionele procedure dient gedaagde aan Off-White te betalen.
