(Met dank aan Vivien Rorsch, La Rorsch en Brigitte Spiegeler, Heffels Spiegeler Advocaten)
Cassatieberoep verworpen. Klachten die zien op merkinbreuk vanwege oneerlijk gebruik in nijverhed en handel (artikel 2.23 lid 1 BVIE) falen: artikel 2.23 BVIE beperkt de rechten van de merkhouder juist en breidt ze niet uit.
Cassatie tegen arrest van het hof Amsterdam (IEPT20220628) waarin werd geoordeeld dat de stickers die op de Jiskefet-encyclopedie geplakt moesten worden teneinde het publiek te informeren dat dit boek niet van Jiskefet afkomstig was, er weer af mochten. Volgens het hof was er geen sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 sub d BVIE.
Tegen dit arrest heeft Jiskefet cassatieberoep ingesteld. Volgens Jiskefet maakt Noblesse wel inbreuk op het merkenrecht van Jiskefet en wel op grond van artikel 2.23 lid 1 BVIE. Door de wijze waarop het teken Jiskefet op de kaft wordt gebruikt, wordt de indruk gewekt dat het boek van Jiskefet afkomstig is, dan wel dat er een economische band met Jiskefet bestaat. Noblesse handelt daarmee in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en de daaruit voortvloeiende loyaliteitsverplichtingen. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet te toetsen aan artikel 2.23 lid 1 BVIE.
Naar het oordeel van de Hoge Raad falen de klachten. Voor het geval zou worden geoordeeld dat zij met het gebruik van het teken Jiskefet inbreuk maakt op het merkenrecht van Jiskefet, heeft Noblesse een beroep gedaan op het refererend merkgebruik van artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE. Nu het hof tot het oordeel kwam dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet geen inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet, kwam het aan het beroep van Noblesse op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toe.
Voor zover Jiskefet bedoelde te betogen dat wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in artikel 2.20 lid 2 sub a-d, de merkhouder de op inbreuk berustende vordering toch toegewezen kan krijgen op grond van artikel 2.23 lid 1 BVIE, slaagt deze klacht niet omdat artikel 2.23 BVIE de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt.
De klachten die zich richten tegen het oordeel van het hof dat Noblesse geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken Jiskefet, kunnen bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft geoordeeld dat Noblesse voor dat gebruik een geldige reden had en daarover klaagt het middel niet.
De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden en worden met een beroep op artikel 81 lid 1 RO afgedaan.
IEPT20231027, HR, Jiskefet v Noblesse
ECLI:NL:HR:2023:1484
Cassatieblog De verhouding tussen art. 2.20 BVIE en art. 2.23 BVIE
