Gehele positiemerk Dr. Martens nietig ondanks inburgering met donkergekleurde laarzen

Positiemerk voor zwarte wel met geel stiksel voor veterlaarzen Dr. Martens nietig. Airwair heeft het merk laten inburgeren voor enkel zwarte of donkergekleurde laarzen. Die bescherming strekt zich niet uit tot een combinatie met niet-donkergekleurde schachten en zolen. Gehele nietigverklaring.

MERKENRECHT - ABSOLUTE WEIGERINGS- OF NIETIGHEIDSGROND

Airwair heeft een positiemerk voor Veterlaarzen aangevraagd bestaande uit een zwarte welt die langs de buitenzool van de laars loopt met een geel stiksel. Van Haren heeft doorhaling van het positiemerk gevorderd omdat het merk onderscheidend vermogen mist en ieen gebruikelijke aanduiding is geworden dan wel dat het bestaat uit een vorm die door de aard van de waren wordt bepaald. Het bureau heeft de nietigheidsgronden verworpen.

Voor toepassing van die combinatie op dondergekleurde laarzen heeft inburgering plaatsgevonden.

De vraag is nu of de inburgering van de combinatie geel stiksel/zwarte welt op donkergekleurde laarzen zich ook heeft uitgestrekt tot het gebruik van die combinatie op laarzen met schachten en zolen in andere dan donkere kleurtinten, dus: of die combinatie is ingeburgerd voor alle veterlaarzen, ongeacht de kleur van de schachten en zolen daarvan, waaronder laarzen met bijvoorbeeld een witte, roze, felrode of gele schacht en/of zool.

Vanwege het grote verschil in visuele indruk zal bij de gemiddelde consument die wordt geconfronteerd met een veterlaars met de combinatie geel stiksel/zwarte welt onder een niet-donkergekleurde schacht niet de gedachte worden opgeroepen aan de hem bekende veterlaars met die combinatie onder een wel donkergekleurde schacht.

Een belangrijk – en door het Bureau gevolgd – argument van Airwair voor haar standpunt dat het positiemerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor iedere veterlaars, ongeacht de kleur waarin deze verder is uitgevoerd, houdt in dat talloze bronnen – waaronder de in rov. 19 genoemde bronnen – gedurende enkele decennia het gele stiksel op de Dr Martens-veterlaars hebben beschreven met termen als ‘kenmerkend’, ‘beroemd’, ‘typisch’, ‘markant’, ‘onderscheidend’, ‘herkenbaar’, ‘klassiek’ of ‘iconisch’ Met dit ‘bronnen’- argument wordt echter over het hoofd gezien dat, gelet op het onder 19 t/m 22 overwogene, de door Airwair bedoelde bronnen vrijwel uitsluitend het gebruik van het gele stiksel op een zwarte althans donkergekleurde laars voor ogen zullen hebben gehad, waardoor de door hen gebruikte omschrijvingen geen betrekking hebben op de hier aan de orde zijnde toepassing van het gele stiksel op niet-donkergekleurde laarzen.

Over het marktonderzoek zijn opmerkingen gemaakt zo laat de vraagstelling van het onderzoek van Markteffect laat zo veel ruimte voor verschillende interpretatie dat bij het merendeel van de respondenten niet is vast te stellen of zij het gele stiksel van de schoenen met het merk Dr. Martens associeren.

Met Van Haren is het hof tevens van oordeel dat de vraagstelling – in elk geval in verband met de kwestie die thans voorligt (kan het positiemerk de herkomstfunctie vervullen, ongeacht de kleur van de laarsschacht- en zool?) – een zekere sturing bevat doordat daarin de woorden ‘welk merk’ zijn opgenomen. De respondenten worden hiermee onmiskenbaar op het spoor gezet om het ‘aspect’ als een herkomstaanduiding te zien.

De slotsom luidt dat – anders dan in het oordeel van het Bureau ligt besloten – niet (voldoende overtuigend) is bewezen dat het positiemerk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen althans lichtgekleurde laarzen. Dat betekent dat voor toepassing op nietdonkergekleurde althans lichtgekleurde laarzen het (van huis niet onderscheidende) positiemerk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat merk zal daarom nietig worden verklaard op de ‘sub b’-nietigheidsgrond.

Ingevolge artikel 2.30nonies lid 1 BVIE moet de nietigverklaring het merk in zijn geheel betreffen. Partiële nietigverklaring in de zin dat het positiemerk nog wel in stand blijft voor zover het betrekking heeft op donkergekleurde laarzen, is dus niet mogelijk.

Rolnr. C-22/15