Levering van kits na schikkingsovereenkomst, maar boete is per levering niet per product

Rondom een octrooi voor schuimechoscopie hebben partijen schikkingsovereenkomsten gesloten rondom een 'oude kit' bestaande uit onderdelen. Nu blijkt dat er losse onderdelen na vaststellingsovereenkomsten zijn geleverd. Het aantal gefactureerde Nieuwe Kits (totaal 1.100 stuks) stemt niet overeen met het aantal gefactureerde Spuiten (totaal 3.200 stuks). Er is geen indirecte inbreuk door Medical Device. Voor de levering van 20 kits door Medical Swan is er wel sprake van directe inbreuk op schikkingsovereenkomst. Daarvoor geldt dat de boete niet per product geldt, maar per levering, dat komt de rechtbank onevenredig voor: verbeurde boete van €4.000.

OCTROOIRECHT - VASTSTELLINGSOVEREENKOMST


Giskit c.s. houden zich bezig met het ontwikkelen, octrooieren, maken, verkopen en distribueren van medische hulpmiddelen en farmaceutische producten. Medical Device produceert en levert van hulpmiddelen voor de medische sector. Medical Swan verhandelt met name artikelen voor de gynaecologische en chirurgische sector.

Giskit heeft in samenwerking met een professor in de gynaecologie en een gynaecoloog (hierna gezamenlijk te noemen: de uitvinders) een technologie voor schuimechoscopie ontwikkeld (EP860 en EP211).

Tussen Giskit enerzijds en Medical Swan en Medical Device anderzijds zijn schikkingsovereenkomsten overeengekomen in 2016. In 2019 ontving een Franse exclusieve distributeur van Giskit een bericht dat er een andere leverancier van kits voor schuimechoscopie actief was. Op deze nieuwe Kit is Medical Device als producent genoemd.

Giskit vordert nakoming van de schikkingsovereenkomst en vordert de daaruit verbeurde boetes €1.100.000.

De levering van Nieuwe Kits zonder Spuit vormt, aldus Giskit, een tekortkoming in de nakoming van de Schikkingsovereenkomst, omdat sprake is van een indirecte inbreuk op EP 211.

Contractueel is vastgelegd dat de Oude Kits inbreuk maken op de Octrooien. Als Medical wil vasthouden aan het standpunt dat deze nieuwe kits geen inbreuk maken, hadden zij een beperktere toezegging moeten doen over de oude kit. Dat is een veel beperktere maar in de IE-praktijk geen ongebruikelijke afspraak.

Gelet op het voorgaande is de betwisting door Medical c.s. dat de Oude Kits en daaraan gelijk te stellen Kits geen octrooi-inbreuk maken omdat niet is aangetoond dat zij de in EP 211 geclaimde viscositeit hebben, niet meer aan de orde.

Het los verhandelen van spuiten met gels met dezelfde productcode die in 2017 werden verhandeld als onderdeel van de Oude Kits na het sluiten van de schikkingsovereenkomsten. Een partij die een Schikkingsovereenkomst heeft gesloten waarin is vastgelegd dat het verhandelen van een bepaalde kit niet is toegestaan, moet immers begrijpen dat als je één onderdeel uit de inbreukmakende Kit haalt en dat onderdeel apart met een kit met de rest van de onderdelen meelevert, dat ook een tekortkoming in de nakoming oplevert van de verplichtingen in de Schikkingsovereenkomsten.

De rechtbank is van oordeel dat leveringen van Medical Device aan Medical Swan zijn niet in strijd met de verplichtingen van Medical Device uit de Schikkingsovereenkomst MD, omdat uit het overzicht van de facturen volgt dat Medical Device de Nieuwe Kits en de Spuiten steeds afzonderlijk aan Medical Swan heeft geleverd en dat deze leveringen in tijd niet met elkaar corresponderend plaats hebben gevonden. Het aantal gefactureerde Nieuwe Kits (totaal 1.100 stuks) niet overeenstemt met het aantal gefactureerde Spuiten (totaal 3.200 stuks).

De levering van de 20 Kits Lavaggio door Medical Swan aan T.E.A.M. is wel aan te merken als schending van de Schikkingsovereenkomst.

Partijen zijn het niet eens over de uitleg van deze boeteclausule. Giskit gaat uit van een boete van € 1.000,- per inbreukmakend product; Medical Swan legt de bepaling zo uit dat het gaat om een boete per schending van de overeenkomst, wat volgens haar neerkomt op een boete per inbreukmakende levering, ongeacht de omvang van de levering. De rechtbank volgt de uitleg van Giskit niet (200 producten x € 1.000 = € 200.000); de uitleg van Medical Swan wel (4 schendingen x € 1.000 = € 4.000).

Een boete van €1.000 per product komt de rechtbank onevenredig voor. De Prijs van een Nieuwe Kit ligt tussen €8 en €25 en een spuit kost €0,50 - €2. Al zou de prijs van één product € 60,- bedragen - zoals door Giskit betoogt - dan is een boete van € 1.000,- per product voor een product dat voor een dergelijk lage prijs op de markt wordt verhandeld, disproportioneel als prikkel tot nakoming van de Schikkingsovereenkomst. Bovendien is er geen maximum boete overeengekomen.

Medical Devices krijgt haar proceskosten €30.656 van Giskit terug. Medical Swan dient Schikkingsovereenkomst na te komen op straffe van dwangsom van €5.000 voor iedere schending. Medical Swan dient €4.000 aan boetes te betalen.

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2024:4939