Prejudiciële vragen over aanbieden parallelhandel van merkproducten Bacardi, kwader trouw en opgavebevel

13-05-2024 Print this page
IEPT20240430, Hof Den Haag, DelicaSea v Bacardi
(Met dank aan Edwin van der Velde en Paul Tjiam, Simmons & Simmons)

Bacardi vordert onder meer Van Caem c.s. en DelicaSea, die behoren tot of verbonden zijn met een concern dat zich bezig houdt met parallelhandel in drank, te verbieden inbreuk te maken op merken van Bacardi, met nevenvorderingen. Van Caem heeft als parallelhandelaar tot en met 2012 inbreuk gemaakt op merkrechten van Bacardi. De rechtbank heeft een aantal vorderingen tegen Van Caem en DelicaSea toegewezen. In dit tussenarrest heeft het hof aangegeven voornemens te zijn prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU. Partijen mogen zich hierover uitlaten. Het hof wijst expliciet op het evenredigheidsbeginsel en op het feit dat zaken over parallelhandel wezenlijk anders zijn dan “reguliere” merkinbreukzaken.


NEVENVORDERINGEN

 

Wanneer is voldaan aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest?

1. Moeten artikel 5, leden 1 en 3, sub e van de Merkenrichtlijn 2008 en artikel 9, leden 1 en 3, sub b UMVo 2009 aldus worden uitgelegd dat de begrippen 'aanbieden' en 'in de handel brengen' in die artikelen mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht en die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, indiende (potentiële) koper ten tijde van het te koop aanbieden/de verkoop het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in het Europese land waarde merk houder een nationaal merkrecht heeft of de EU als de merk houder een Uniemerk heeft (hierna tezamen aan te duiden als de EU) en er geen concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit voornemen niet daadwerkelijk zal worden uitgevoerd?

2. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of dit voornemen later ook daadwerkelijk is uitgevoerd?

3. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of deze (potentiële) koper al eerder dit soort goederen heeft ingevoerd en/of heeft verkocht in de EU?

4. Is voor de beantwoording van voorgaande vragen van belang of degene die deze merkgoederen te koop aanbiedt of verkoopt ten tijde van dat aanbieden en/of verkopen weet of redelijkerwijze had moeten begrijpen dat zijn (potentiële) koper het vaste voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in de EU en/of ze aan eindverbruikers te verkopen en/of ze daartoe naar een andere plaats in de EU te (doen) vervoeren?”


Kwade trouw vereist voor winstafdracht?

1. Moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-Verdrag, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4, voorheen lid 2, BVIE, volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, slechts afdracht van door de inbreukmaker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als sprake is van kwade trouw?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-verdrag aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale regeling volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, geen afdracht van door de inbreuk maker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als de inbreuk maker wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt?


Een voor de praktijk zeer belangwekkende vraag is de laatste: het hof vraagt zich af of een opgavebevel die ertoe leidt dat de parallelhandelaar (DelicaSea c.s.) onderzoek moet doen naar handelingen met waren die niet door de rechter zijn beoordeeld als inbreukmakend, verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel dat is vastgelegd in onder meer de Handhavingsrichtlijn (r.o. 5.53 – 5.65). Het hof wijst expliciet op het evenredigheidsbeginsel en op het feit dat zaken over parallelhandel wezenlijk anders zijn dan “reguliere” merkinbreukzaken. Zie in het bijzonder r.o. 5.63 en 5.64 van het arrest:
 

5.63: Uit artikel 3 en (met name overweging 17 en 25 van) de considerans van de Handhavingsrichtlijn blijkt dat een maatregel als de onderhavige evenredig moet zijn, dat de maatregelen zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, dat zij zodanig worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures. Voorts moet, wanneer het gaat om parallelhandel, steeds een juist evenwicht gevonden worden tussen de fundamentele belangen van de bescherming van het aan een merk verbonden recht en het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie of de EER.

 

5.64 Inbreukzaken over parallelhandel in originele merkproducten verschillen in die zin van andere inbreukzaken dat het er bij de beantwoording van de inbreukvraag niet om gaat of een gebruikt teken overeenstemt met het merk en voor welke diensten of waren dat teken wordt gebruikt (dat sprake is van dubbele identiteit is immers niet in geschil bij handel originele merkproducten), maar om de omstandigheden waaronder het product in de EER/EU is gekomen en aanwezig is, welke omstandigheden per product kunnen verschillen. Op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet in geval van parallelimport van originele merkproducten per concreet exemplaar worden vastgesteld of er sprake is van inbreuk. Terwijl, simpel gezegd, in een ‘gewone inbreukzaak’ in beginsel geldt dat, als eenmaal is vastgesteld of aannemelijk geacht dat door het gebruik van een bepaald teken op een product inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van de merkhouder dat ook geldt voor alle daaraan gelijke producten, waarmee de inbreuk voor die producten ook vaststaat, is dat niet het geval bij parallelhandel. Bij de vraag hoever een opgaveverplichting mag gaan, rijst daarom de vraag of van belang is dat het al dan niet gaat om een geval van parallelhandel in originele merkproducten.

 

 

Omvang van de opgaveverplichting

1. Moet artikel 8 van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich in geval van ongeoorloofde parallelhandel in originele merkproducten in beginsel verzet tegen de uitleg van een nationale bepaling volgens welke uitleg de maatregel van het verschaffen van informatie niet alleen ziet op verschaffing van informatie over vaststaande of door een rechter aannemelijk geachte inbreuken, maar ook op handelingen waarvan niet vaststaat of door een rechter aannemelijk is geacht dat daardoor inbreuk is gemaakt?

 

Lees kopie van oorspronkelijk uitspraak hier