Geen uitputting voor LEGO-bouwstenen bedrukken of voorzien van metalen kogellagers

30-05-2024 Print this page
IEPT20240528, Rb Den Haag, LEGO v HA Bricks

Uitputting. Gegronde redenen voor Uniemerkhouder Lego om zich te verzetten tegen beroep op uitputting en verdere verhandeling door HA Bricks; Aanpassen bouwstenen en minifiguren is wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo; Geen toestemming gegeven om de waar in die verschijningsvorm in de handel te brengen. Afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LEGO-merken; Aangebrachte wijzigingen niet slechts van ondergeschikte betekenis; Aantasting kwaliteitseisen en productveiligheid. Bedrukken van LEGO-bouwstenen kan leiden tot aantasting van de herkomstfunctie: Bedrukking kan ten onrechte de indruk van een economische band tussen LEGO en derde doen ontstaan. HA Bricks wordt bevolen om merkinbreuk te staken en dient opgave en een recall te doen bij professionele afnemers. 

MERKENRECHT - UITPUTTING - WIJZIGING & VERSLECHTERING WAAR


LEGO heeft Unie(vorm)merk voor de minifiguur en woordmerk geregistreerd voor haar speelgoed. Wereldwijd wordt door particulieren en (kleine) bedrijven LEGO-speelgoed verkocht, zo ook via (door Lego overgenomen) Bricklink.com. Sinds 2022 is het mogelijk dat klanten eigen ontwerp minifigs kunnen laten printen op een blanco torso. [naam]  is lid van de 'Adults Fan of Lego (AFOL)'-gemeenschap en heeft een eenmanszaak.


HA Bricks heeft een bearings wheelset aangeboden, een LEGO-bouwsteen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd. Aan LEGO-bouwstenen die onderdeel zijn van een bouwset met namen, logo's of merken die niet aan LEGO zijn gelieerd, voorziet HA Bricks zelf de benodigde bedrukking (zoals het NS-logo). In de verzenddoos van de testaankoop zit verder een bedankkaartje en een LEGO-bouwsteen waarop het logo van HA Bricks staat.


LEGO vordert bij provisioneel vonnis, onder de voorwaarde dat de zaak vertraging oploopt, staking van inbreuk op de LEGO-merken en nevenvorderingen. Het punt dat partijen verdeeld houdt is de vraag of HA Bricks beroep kan doen op uitputtingsregel.


Een beroep op de uitputtingsregel niet mogelijk als er voor de houder van een Uniemerk gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. De toestand van (een deel van) de LEGO-bouwstenen en minifiguren die onderdeel zijn van de relevante producten: bedrukking van bepaalde LEGO-bouwstenen en minifiguren, en het toevoegen van een metalen kogellager. Dat laatste is niet enkel een wijziging maar ook een verslechtering van de toestand van de waar oplevert.


Door de wijze waarop beide zijn aangebracht, duurzaam met de betreffende LEGO-bouwstenen en/of minifiguren verbonden, waardoor (het uiterlijk van) die LEGO-elementen permanent (wordt) worden gewijzigd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarmee sprake van een wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Lego Juris heeft geen toestemming gegeven om de LEGO-bouwstenen en minifiguren onder de LEGO-merken in die (uiterlijke) verschijningsvorm in de handel te brengen.

 

HA Bricks meent dat er impliciete toestemming is, omdat het bedrukken zou worden aangemoedigd, doordat in- en verkoop van LEGO-stenen en eigen ontwerpen faciliteert met BrickLink en ook het customizen in de LEGO-stores. De voorzieningenrechter volgt niet de ‘a contrario’ redenering waarmee HA Bricks die toestemming afleidt.


De aangebrachte wijzigingen, die overigens gelet op de (duurzame) aard en omvang daarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als wijziging van slechts ondergeschikte betekenis kunnen worden aangemerkt, doen afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LEGO-merken.


Ook de kwaliteit van het plastic van de LEGO-bouwstenen waaraan een (metalen) kogellager is toegevoegd, is aangetast en voldoet daardoor niet (meer) aan de (hoge) kwaliteitseisen die de LEGO en de voor (kinder)speelgoed productveiligheid geldende eisen stelt.


Lego heeft geen wetenschap van de techniek waarmee de bedrukking wordt uitgevoerd. Maar ook kan bij de consument in de post-sale ten onrechte de indruk ontstaan dat er een economische band bestaat tussen de LEGO-groep en die derde wiens naam, logo of merk op de LEGO-bouwsteen of minifiguur is aangebracht. Die band is echter afwezig.


De disclaimer op de website, in de productwebsite, op de boekjes en de doos zijn onvoldoende om de omschreven aantasting van de functies van de LEGO-merken weg te nemen.

 

HA Bricks wordt bevolen om merkinbreuk te staken en dient opgave te doen en een recall bij professionele afnemers. HA Bricks wordt veroordeeld tot proceskosten van €16.001,97.

 

IEPT20240528, Rb Den Haag, LEGO v HA Bricks

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:7992