HvJ EU: Absolute nietigheidsgronden zijn autonoom zijn, maar niet exclusief; kwader trouw merkaanvraag na afloop octrooi

Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Absolute nietigheidsgronden die autonoom zijn en naast elkaar bestaan. Relevante criteria voor de beoordeling van de kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag. Zoals merkregistratie om de voorheen door dit octrooi beschermde technische oplossing tot uitdrukking te brengen, ongeacht of dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De beoordeling van de kwader trouw van de aanvrager kan niet worden beoordeeld vanwege gebeurtenissen die zich voordoen na de indiening.
 

Zaak C-17/24 CeramTec v Coorstek

Uit de samenvatting minbuza.nl: 
 

In artikel 7 van verordening 207/2009 zijn de absolute weigeringsgronden bepaald voor de inschrijving van een teken als merk. Zo is bepaald onder e), ii) dat inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Artikel 52, lid 1, onder b), stelt dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer een merk is ingeschreven in strijd met artikel 7 of als de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. De verwijzende rechter wil weten hoe deze artikelen zich tot elkaar verhouden, of ze beide autonoom zijn en of ze elkaar uit kunnen sluiten.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 52 van verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat de nietigheidsgronden van artikel 7, waarnaar artikel 52, lid 1, onder a), verwijst, en de nietigheidsgrond van kwade trouw als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening, autonoom zijn en elkaar uitsluiten?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de kwade trouw van de aanvrager louter in het licht van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 worden beoordeeld zonder dat hoeft te worden vastgesteld dat het teken dat als merk is aangevraagd uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen?

3. Moet artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van kwade trouw van degene die een merkaanvraag heeft ingediend met het oogmerk om een technische oplossing te beschermen, wanneer na die aanvraag komt vast te staan dat er geen verband is tussen de betrokken technische oplossing en de tekens waaruit het aangevraagde merk bestaat?

Antwoord HvJEU:

1)      Artikel 52, lid 1, van [Uniemerkverordening 207/2009] moet aldus worden uitgelegd dat de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening juncto artikel 7, lid 1, onder e), ii), en de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening autonoom zijn, maar elkaar niet uitsluiten.

 

2)      Artikel 52, lid 1, onder b), van [Uniemerkverordening] moet aldus worden uitgelegd dat, indien om inschrijving van een teken als merk is verzocht na het vervallen van een octrooi, de kwade trouw van de aanvrager ervan kan worden aangetoond door zich met name te baseren op de opvatting van deze aanvrager dat dit teken geheel of gedeeltelijk geschikt is om de voorheen door dit octrooi beschermde technische oplossing tot uitdrukking te brengen, ongeacht of dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening. Tot de relevante omstandigheden voor de beoordeling van het eventuele bestaan van de kwade trouw van de aanvrager behoren ook de aard van het litigieuze merk, de oorsprong van het betrokken teken en het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, de reikwijdte van het vervallen octrooi, de commerciële logica van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk en de chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt.

 

3)      Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de kwade trouw van de aanvrager niet kan worden beoordeeld op basis van omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk.

IEPT-versie volgt later
ECLI:EU:C:2025:455 en zaak C‑17/24