Nationale oorsprongsbenaming van vóór werking EU-beschermingsregime valt onder 1999-regime

Unierechtelijke weigeringsgrond ‘misleiding wegens bekend ouder merk’ is niet van toepassing op vóór 1 augustus 2009 automatisch beschermde wijnbenamingen. Voor wijnbenamingen die op grond van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 op nationaal niveau waren erkend en daarna automatisch bescherming kregen via de overgangsbepalingen, geldt uitsluitend het beschermingsregime van die verordening. De bekendmaking en opname van dergelijke wijnbenamingen in het Unieregister in 2009 vormt geen nieuwe registratie, maar slechts de automatische voortzetting van reeds bestaande bescherming, die door de Uniewetgever is gewaarborgd om redenen van rechtszekerheid. De latere Unierechtelijke bepalingen inzake weigering van bescherming wegens mogelijke misleiding door een bekend ouder merk zijn uitsluitend van toepassing op nieuwe beschermingsaanvragen. Conflicten tussen een beschermde wijnbenaming en een bekend ouder merk dat een identieke benaming bevat, worden volledig en uitputtend geregeld door bijlage VII, deel F, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999: de beschermde wijnnaam heeft voorrang, maar een ouder bekend merk mag onder strikte voorwaarden blijven bestaan en worden gebruikt (co-existentie), zonder het gebruik van de geografische naam te kunnen tegenhouden. Bepalingen van internationaal recht, zoals de TRIPS-overeenkomst, het Verdrag van Parijs en de Overeenkomst van Madrid, doen aan deze beoordeling geen afbreuk, aangezien zij geen rechtstreekse werking hebben en particulieren daaraan geen rechten kunnen ontlenen om de Unierechtelijke bescherming van dergelijke wijnbenamingen aan te tasten. 
 

Beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
 

In deze zaak draait het om de DOC-benaming “Salaparuta”, nationaal erkend in Italië in 2006, en later automatisch EU-beschermd geworden als BOB (PDO) met ingang van 1 augustus 2009. De houder van het oudere merk “Salaparuta” vordert dat deze beschermde benaming nietig of ongeldig wordt verklaard omdat hij stelt dat sprake is van misleiding van de consument, gelet op de bekendheid en reputatie van zijn merk.

Het Italiaanse Corte suprema di cassazione legt prejudiciële vragen voor aan het Hof over welke verordening van toepassing is bij een conflict tussen:

• een wijnbenaming die vóór 1 augustus 2009 in nationaal recht als oorsprongsbenaming was erkend, en
• een ouder, bekend merk dat een identiek woord bevat,

en of het conflict moet worden geregeld onder het regime van verordening 1493/1999 (met name bijlage VII, deel F, lid 2, onder b)) of onder latere verordeningen (479/2008; 1234/2007; 1308/2013) die strengere weigeringsgronden bevatten (zoals dat bescherming niet verleend wordt indien, rekening houdend met de reputatie en bekendheid van een merk, de consument misleid kan worden over de identiteit van de wijn).

Gestelde vragen (B9 16702)

1)      Zijn in de wijnsector registraties als BOB-BGA van benamingen die bestonden vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 1234/2007 – die later is vervangen door verordening nr. 1308/2013 –, zoals in casu de [BOB ‚Salaparuta’] van 8 augustus 2009, wat betreft de weigeringsgrond bestaande in een ouder merk dat wegens zijn bekendheid en reputatie ertoe kan leiden dat de betrokken BOB-BGA misleidend is (‚de bescherming [...] de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van de wijn’), onderworpen aan artikel 43, [lid 2], van verordening [nr. 479/2008], juister gezegd, [artikel] 118 duodecies van verordening nr. 1234/2007 (thans artikel 101, [lid 2], van verordening nr. [1308]/2013), op grond waarvan een benaming niet als BOB of BGA wordt beschermd indien deze ‚rekening houdend met de reputatie en bekendheid van een merk’ de consument kan misleiden, of is deze regeling op grond van het rechtszekerheidsbeginsel niet van toepassing op benamingen die reeds nationale bescherming genoten voordat de Unierechtelijke registratie plaatsvond (arrest van het Hof van 22 december 2010, Bavaria, C‑120/08[, EU:C:2010:798]), volgens hetwelk een feitelijke situatie in de regel, behoudens uitdrukkelijke bepaling van het tegendeel, wordt beoordeeld volgens de op het desbetreffende tijdstip geldende bepalingen, met als gevolg dat de eerdere regeling van verordening [nr. 1493/1999] van toepassing is, en het conflict tussen de oorsprongsbenaming en het oudere merk moet worden beslecht op grond van het bepaalde in [deel F, lid 2], onder b), van bijlage VII bij die verordening?

 

2)      Indien het antwoord op de eerste vraag luidt dat verordening nr. 1493/1999 op de feitelijke situatie van de onderhavige zaak moet worden toegepast: [...] bevat de regeling in [deel F van bijlage VII] bij verordening nr. 1493/1999 – voor het beslechten van conflicten tussen een voor een wijn of druivenmost geregistreerd merk en een daaraan identieke beschermde oorsprongsbenaming of [BGA] voor wijn – een uitputtende lijst van alle gevallen waarin verschillende tekens naast elkaar kunnen bestaan en benamingen van wijnen kunnen worden beschermd, of blijft het hoe dan ook mogelijk, op grond van het algemene beginsel dat onderscheidende tekens niet misleidend mogen zijn, dat latere BOB’s of BGA’s niet geldig zijn of niet kunnen worden beschermd indien de geografische aanduiding, rekening houdend met de reputatie van een ouder merk, het publiek kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van de wijn?”

Het Hof beslist dat wanneer een wijnnaam vóór 1 augustus 2009 nationaal erkend was als oorsprongsbenaming onder artikel 54 van verordening 1493/1999 én daarna “automatisch” is opgenomen in de EU-registers onder de overgangsregelingen (zoals artikel 51 van verordening 479/2008 etc.), dan uitsluitend het oude regime van verordening 1493/1999 geldt voor het beslechten van een dergelijk conflict. Met name gelden dan de bepalingen van bijlage VII, deel F, lid 2, onder b), waaronder een co-existentieregeling: een bekend merk kan blijven bestaan onder bepaalde voorwaarden, maar de beschermde oorsprongsbenaming heeft voorrang.

De latere regels uit verordening 479/2008, verordening 1234/2007 of verordening 1308/2013, waaronder de weigeringsgrond dat de consument misleid wordt door de reputatie en bekendheid van een ouder merk, zijn niet van toepassing op zulke bestaande benamingen die onder verordening 1493/1999 beschermd waren vóór 1 augustus 2009.

IEPT20250911, HvJEU, Salaparuta
ECLI:EU:C:2025:693 en zaak C-341/24