Partijen verkopen sinds de jaren ’90 het snoepgoed ‘Draculatanden’, Continental in België en Luxemburg en Copar in Nederland. Zij behoorden tot 2008 tot hetzelfde concern en gingen daarna apart verder. In 2012 verkocht Copar de merkenrecht met betrekking tot de Draculatanden aan Continental en verleende zij aan Copar een licentie voor gebruik van de merken in Nederland. In 2023 heeft Continental de licentieovereenkomst opgezegd op een termijn van ruim acht maanden. De rechtbank oordeelde dat Continental de licentieovereenkomst niet mocht beëindigen en dat de opzegging geen effect heeft gehad. Het hof bekrachtigt dat en bespreekt de (on)bepaalde tijd van de licentie en over abusievelijk merk niet verlengen, maakt niet dat er verbintenisrechtelijk geen nieuwe merken zijn.
Artikel 4.3 licentieovereenkomst bepaalt dat Continental de licentieovereenkomst per direct kan beëindigen als is voldaan aan twee voorwaarden: i) er is een directe of indirecte ‘change of control’ (wijziging van de zeggenschap) bij Copar, waarbij ii) de zeggenschap overgaat naar ‘any direct competitor’ (directe concurrent) van Continental.
Opzegbaarheid
Met betrekking tot de tweede voorwaarde twisten partijen over de uitleg van het begrip ‘directe concurrent’. De licentieovereenkomst is tot stand gekomen in het kader van de ontvlechting in 2008, toen Copar het concern verliet waarvan zij en CSB destijds allebei deel uitmaakten. Het gevolg van deze ontvlechting is dat partijen sindsdien niet langer zustervennootschappen, maar concurrenten van elkaar zijn.
Tegen die achtergrond kan artikel 4.3 niet zo worden uitgelegd dat een partij die zelf niet actief is in de zoetwarenbranche, maar zeggenschap over Copar verkrijgt, enkel door die aandeelhoudersrelatie als directe concurrent van CSB geldt. Dat zou immers betekenen dat iedere overname van Copar grond zou zijn voor opzegging van de licentieovereenkomst. CSB mocht redelijkerwijs niet aannemen dat Copar de bepaling zo ruim opvatte. Daarom voldoen het Participatiefonds, MKB Fonds en Copar Holding niet aan artikel 4.3, omdat zij geen directe concurrenten zijn.
Ook is uitbreiding van Copars activiteiten via acquisitie van het merk Australian Homemade, maakt het geen overname door directe concurrent.
Gelet op de gecompartimenteerde structuur van de fondsen van Tastemakers en het ontbreken van economische en organisatorische verbondenheid, kunnen die niet als groepsmaatschappij worden beschouwd. Daarmee is niet voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 4.3 en bood dit artikel geen grondslag voor opzegging van de licentieovereenkomst door CSB.
Bepaalde/onbepaalde tijd
Copar stelt dat de licentie-overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de merkregistraties, en niet tussentijds kan worden opgezegd. Voor zover de overeenkomst moet worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, is die naar tekst van licentie en naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar.
Uit de tekst van de licentieovereenkomst volgt dat aan Copar een ‘perpetual’ (eeuwigdurende) licentie is verleend, gekoppeld aan het voortbestaan van de merkrechten. Dit past bij de bedoeling van partijen om de sinds de jaren ’90 bestaande geografische verdeling van de markten blijvend te handhaven, ongeacht wie eigenaar van de merken is. Daarom kan de overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd buiten de overeengekomen opzeggingsgronden. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan opzegging alsnog gerechtvaardigd zijn.
Abusievelijk merk niet verlengd, maar geen verbintenisrechtelijk nieuwe merken
Hoewel de licentieovereenkomst merkenrechtelijk alleen zag op de oorspronkelijk geregistreerde merken, volgt uit verbintenisrechtelijk oogpunt dat CSB verplicht was de merken in stand te houden ten behoeve van Copar. Twee merken waren abusievelijk niet verlengd en daarna opnieuw geregistreerd door CSB om de bestaande situatie te herstellen. Copar bleef de merken gebruiken, terwijl CSB zich daartegen niet verzette. Uit het gedrag van partijen volgt daarom dat de licentieovereenkomst ook betrekking had op de nieuw geregistreerde merken.
Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.
