5.6 Equivalentie - artikel 2 Uitlegprotocol

Rechtspraak                                                                                                Naar handboek IE-Beginselen

Hoge Raad

IEPT20240301, HR, Tinnus
Beschermingsomvang octrooi en stappenbenadering. Beide uitlegbenaderingen – (a) uitleg in één stap, inclusief equivalentie of (b) tweestappenbenadering (eerst uitleg octrooiconclusie, daarna eventueel nog uitleg op basis van equivalentie) – zijn mogelijk onder het Protocol en de rechtspraak van de Hoge Raad. Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen. Om prioriteitsredenen ingevoegd kenmerk en equivalentie. Onjuiste rechtsopvatting dat wanneer een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen, in een geval waarin zonder beroep op prioriteit een nieuwheidsbezwaar bestaat, de gemiddelde vakman daaruit nimmer kan afleiden dat de aldus beperkte conclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen.

IEPT19970905, HR, Stamicarbon v Dow
Octrooirecht: Geen noodzaak tot raadpleging verleningsdossier inzake gehanteerde stand van de techniek bij ontbreken redelijke twijfel over inhoud conclusie. Geen equivalentie bij toepassing werkwijze die belangrijk minder resultaat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.

Gerechtshoven

IEPT20221115, Hof Den Haag, Pharmathen Global v Novartis

Beschermingsomvang octrooi volgens twee-stappen benadering. Geen letterlijke inbreuk van het conclusie-element “een lineair PLG”: het al dan niet lineaire karakter van het PLG moet worden bepaald aan de hand van de in het kader van de productie van het PLG gebruikte initiator en meer in het bijzonder dat de gemiddelde vakpersoon op de prioriteitsdatum PLG gemaakt met glucose als initiator zou kwalificeren als ster PLG in plaats van lineair PLG in de zin van EP 519. Inbreuk door equivalentie van Purasorb en een lineair PLG. Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het eerste vereiste voor equivalentie, te weten dat de door Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global toegepaste werkwijze de problemen die ten grondslag liggen aan het octrooi ook oplost en dat Purasorb in dat kader eenzelfde functie vervult als het geclaimde lineaire PLG. Er is ook voldaan aan het tweede vereiste van een billijke bescherming van de octrooihouder. Zoals hiervoor overwogen, passen Pharmathen Griekenland en Pharmathen Global met hun werkwijze de leer van het octrooi toe en realiseren zij aldus de daaraan verbonden voordelen. Dat pleit ervoor die werkwijze onder de reikwijdte van EP 519 te brengen. Er is ook een voldoende mate van rechtszekerheid. De gemiddelde vakpersoon zal begrijpen dat de octrooiconclusies ruimte laten voor equivalenten, omdat de leer van het octrooi voor de gemiddelde vakpersoon duidelijk breder is dan enkel het gebruik van het geclaimde lineaire PLG en mede het gebruik van Purasorb omvat. Er is geen goede grond om die werkwijze desondanks niet onder de reikwijdte van EP 519 te laten vallen. Het feit dat Purasorb niet letterlijk valt onder het kenmerk ‘een lineair PLG’ in de zin van EP 519 hangt samen met het feit dat er op de prioriteitsdatum nog geen methode beschikbaar was om de vertakkingsgraad van PLGs nauwkeurig vast te stellen en dat PLGs daarom werden geclassificeerd op basis van de gebruikte initiator.

IEPT20220920, Hof Den Haag, Tinnus v Koopman

Waterballonvuller van Koopman valt niet onder de beschermingsomvang van octrooi EP 948 van Tinnus: De waterballonvuller van Koopman voldoet niet ‘letterlijk’ aan de kenmerken. Beroep op equivalentie slaagt niet: geen redelijke mate van rechtszekerheid. Geen inbreuk op werkwijzeconclusies: De behuizing van de waterballonvullers van Koopman heeft geen meervoudig aantal gaten. 

IEPT20201027, Hof Den Haag, Lilly v Fresenius

Vaststelling beschermingsomvang conform twee-stappen benadering. Stap 1: uitleg van de octrooiconclusie om te bepalen of aan alle elementen van de conclusie voldaan wordt (‘letterlijke inbreuk’). Indien dat dat niet zo is: Stap 2: of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Vereisten voor equivalentie: (i) technische equivalentie. (ii) het octrooischrift moet voor de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis een leer openbaren die de toepassing van equivalenten mede kan omvatten, (iii) of erkenning van het beroep op equivalentie passend is gelet op de vereiste redelijke mate van rechtszekerheid en (iv) of de variant nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek van het octrooi (Gillette- of Formstein-verweer). Gemiddelde vakman: Het hof zal bij de navolgende beoordeling van de beschermingsomvang van EP 508 ervan uitgaan dat de gemiddelde vakman een team is bestaande uit een oncoloog en een chemicus met expertise op het gebied van de formulering van farmaceutische preparaten. Geen letterlijke inbreuk: Lilly heeft zelf aangevoerd dat de gemiddelde vakman begrijpt dat met de term ‘pemetrexed dinatrium’ wordt gedoeld op een specifieke zoutvorm van pemetrexed, te weten een afgeleide van pemetrexed dizuur waarin twee waterstofatomen zijn vervangen door twee natriumatomen (o.a. appeldagvaarding, paragraaf 4.70). Lilly heeft ook niet, althans onvoldoende bestreden dat de gemiddelde vakman de variant van pemetrexed die Fresenius gebruikt in haar product, te weten pemetrexed dizuur met tromethamine, zal opvatten als een andere zoutvorm dan pemetrexed dinatrium. Inbreuk door equivalentie (a) pemetrexed dizuur met tromethamine en (b) pemetrexed dinatrium. Zelfde functie: het neutraliseren van de pemetrexed-anionen zodat die kunnen worden bewaard en verhandeld. Billijke bescherming ondanks inventieve maatregel (aanvullende leer) . De uitvinding is in het octrooischrift zodanig geopenbaard dat de gemiddelde vakman die met zijn algemene vakkennis ook kon en zou toepassen met andere pemetrexedverbindingen dan het geclaimde pemetrexed dinatrium. Het feit dat een product een maatregel bevat die inventief is ten opzichte van het octrooischrift, sluit niet uit dat in dat product ook de leer van het octrooi wordt toegepast en dat het dus billijk is ten opzichte van de octrooihouder het desbetreffende product onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. De inventiviteit kan immers zijn gelegen in een aanvullende leer, in de vorm van de toevoeging van een maatregel aan het geoctrooieerde product of de selectie van een specifieke uitvoeringsvorm van de algemene leer van het octrooi. Die situatie doet zich ook voor in deze zaak. Redelijke rechtszekerheid:  Het zal de gemiddelde vakman bij lezing van de conclusies in het licht van de beschrijving duidelijk zijn dat de conclusies op het punt van de zoutvorm ruimte laten voor equivalenten. Het feit dat het octrooischrift in de conclusies en beschrijving uitsluitend pemetrexed dinatrium noemt, zonder toevoeging van een clausule zoals ‘or other pharmaceutically acceptable salts’, levert, anders dan Fresenius meent, geen goede grond op voor een beperking van de beschermingsomvang tot pemetrexed dinatrium. Een beroep op equivalentie zou onmogelijk worden als dat enkele feit een goede grond zou opleveren voor een beperking van de beschermingsomvang tot een product met dat kenmerk. Dat resultaat zou in strijd zijn met de regel dat op passende wijze rekening moet worden gehouden met equivalenten.

IEPT20180508, Hof Den Haag, Fresenius v Lilly
Uitvindingsgedachte EP 508 dat twee medische indicaties in zogenoemde EPC 2000 respectievelijk Swiss Type vorm claimt. Gebruik vitamine B12 in combinatie met antifolaat pemetrexed vermindert ernstige toxische bijwerkingen pemetrexed anionen, terwijl remming tumorgroei behouden blijft. Vakman zal inzien dat uitvinding betrekking heeft op actieve vorm van pemetrexed na toediening ervan en niet op specifieke daarin geopenbaarde dinatrium zoutvorm.  In aanmerking genomen dat de vakman weet dat alleen het anion verantwoordelijk is voor de werkzaamheid (en toxiciteit) van pemetrexed, vindt hij bovendien bevestiging voor het inzicht dat de uitvinding veeleer betrekking heeft op de actieve vorm van pemetrexed na toediening ervan en niet op de specifieke daarin geopenbaarde dinatrium zoutvorm, in de beschrijving van het muismodel (in paragrafen 35-39 van de beschrijving van EP 508). Vakman zal inzien dat conclusies EP 508 beperkter zijn geformuleerd dan waartoe uitvindingsgedachte aanleiding geeft:. Alleen de pemetrexed dinatrium zoutvorm geclaimd. De vraag die derhalve voorligt is of de conclusies van EP 508 aldus moeten worden uitgelegd, mede in aanmerking genomen equivalenten zoals voorgeschreven door artikel 2 van het Protocol, dat pemetrexed dizuur met tromethamine niettemin binnen de beschermingsomvang van de conclusies van EP 508 valt. Geen op technische reden gebaseerde bewuste keuze voor specifiek alleen pemetrexed dinatrium. Niet af te leiden uit beschrijving, waaruit vakman afleidt dat octrooihouder niet alleen pemetrexed dinatrium, maar iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed voor ogen had.  Tijdens verleningsprocedure gedane beperking van conclusies wegens toegevoegde materie staat beroep op equivalentie niet in de weg. Vakman zal inzien dat beperking conclusies slechts is ingegeven door strikte artikel 123(2) EOV toets en niet door een technische reden. Pemetrexed dizuur met tromethamine technisch equivalent aan pemetrexed dinatrium: stoffen hebben zelfde functie met zelfde resultaat en voordeel van tegengaan van toxiciteit van pemetrexed anion wordt op zelfde wijze bereikt. Uitleg conclusies EP 508 door hof in overeenstemming met artikel 69 EOV en artikel 1 Protocol. Zorgt voor billijke bescherming octrooihouder en leidt niet tot strijd met redelijke rechtszekerheid voor derden.

IEPT20110208, Hof Den Haag, Van Riet v Vanderlande

Geen letterlijke inbreuk: Geen inbreuk bij wege van equivalentie: voor de gemiddelde vakman zal de constructie van Van Riet niet (zonder inventieve denkarbeid) als equivalente variant van de in het octrooi beschreven installatie voor de hand liggen. Toetsingsmaatstaf beschermingsomvang octrooi: De uitvindingsgedachte vormt slechts een gezichtspunt bij het lezen van de conclusies, beschrijving en tekeningen, terwijl tevens de rechtszekerheid voor derden een gezichtspunt vormt.

IEPT20091006, Hof Den Haag, Zilka v Ruegg
Geen equivalentie-inbreuk: Wezenlijk andere wijze waarop zelfde resultaat bereikt wordt (function-way-result-test). Ook kan dit verschil (in de 'insubstantial difference'-test) niet worden aangemerkt als een verschil dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid als equivalent zal aanmerken, nu daarvoor aan Rüegg een eigen octrooi is verleend.  

Rechtbanken 

IEPT20220601, Rb Den Haag, Kiremko v Tomra

Gemiddelde vakpersoon zal conclusie 1 van EP379 zo lezen dat het afsluitorgaan alleen door stoomdruk – met afsluiting van andere krachten – op zijn plaats wordt gehouden: wanneer vakpersoon deelkenmerk 1.5 leest in het licht van octrooischrift zal de vakpersoon begrijpen dat geen andere maatregelen bijdragen aan het in gesloten positie houden van het sluitorgaan, in het bijzonder niet een actuator of persluchtmotor. Kiremko maakt met de Magma Valve, al dan niet als onderdeel van de Strata Invicta geen inbreuk op conclusie 1 van het octrooi van Tomra: de Magma Valve vormt een vereenvoudiging ten opzichte van de stand van de techniek en in de Magma Valve wordt het sluitorgaan in gesloten positie gehouden door stoomdruk en een additionele kracht. Geen beroep op inbreuk bij wege van equivalentie:  het voorzien in extra krachten wanneer de afsluiter in gesloten stand is wordt niet aangemerkt als uitvoeringsvorm die equivalent is aan conclusie 1.