Gebruik beschrijvende woorden - algemeen

Hoge Raad

IEPT20151211, HR, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Gebruik beschrijvende aanduiding in domeinnaam of handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Gerechtshoven

IEPT20190614, Hof Arnhem-Leeuwarden, DOC v Dairy Partners
Prejudiciële vragen aan Hoge Raad inzake toepasselijkheid Artiestenverloning-criterium (“dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen”). Is het Artiestenverloning-arrest (IEPT20151211) ook van toepassing op (deels beschrijvende) handelsnamen?  Het gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 september 2017 (IEPT20170919, “Parfumswinkel”) de door de Hoge Raad in 3.4.4 geformuleerde regel ook van toepassing verklaard op louter beschrijvende handelsnamen. Het gerechtshof Den Haag heeft immers geconcludeerd (rov. 3.9) dat het Artiestenverloning-arrest moet worden uitgelegd als (mede) inhoudend dat artikel 5 Hnw voor een louter beschrijvende handelsnaam alleen met vrucht kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden. Het hof vraagt zich af of het Artiestenverloning-arrest op deze wijze moet worden geïnterpreteerd, omdat dit arrest betrekking heeft op de bescherming van een domeinnaam tegen dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam en niet op de bescherming van een handelsnaam. De twee verwijzingen in het Artiestenverloning-arrest naar het handelsnaamrecht bieden op dit punt onvoldoende duidelijkheid. […]. Verder kan men zich afvragen of het aangewezen is de norm van het arrest Artiestenverloning toe te passen indien, anders dan in die zaak het geval was, al een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden is, te weten artikel 5 Hnw. Tenslotte moet worden vastgesteld dat in de zaak Artiestenverloning sprake was van een louter beschrijvende aanduiding, en dat de daar geformuleerde norm uitsluitend op dergelijke gevallen van toepassing lijkt te zijn. Ook als men deze norm zou willen toepassen in de context van artikel 5 Hnw blijft dus de vraag bestaan hoe om te gaan met handelsnamen die in zekere mate, maar niet louter, beschrijvend zijn, en hoe in die situatie recht moet worden gedaan aan de Vrijhoudingsbehoefte. Ook dit geeft het hof aanleiding tot enige terughoudendheid bij de toepassing van de leer van Artiestenverloning in het handelsnaamrecht.

IEPT20170919, Hof Den Haag, Ans Trading v Parfumswinkel
Artikel 5 Hnw kan bij louter beschrijvende handelsnaam blijkens Artiestenverloningen-arrest (IEPT20151211) alleen met vrucht worden ingeroepen wanneer er naast verwarringsgevaar sprake is van bijkomende omstandigheden. Dit blijkt ook uit parlementaire geschiedenis en oudere rechtspraak van Hoge Raad.  Handelsnaam “Parfumswinkel” louter beschrijvend: geen enkel element dat niet van huis uit beschrijvend is voor onderneming;  geen inburgering. Daadwerkelijke verwarring is geen bijkomende omstandigheid: de Freihaltebedürfnis die de grondslag vormt van de in de rov. 3.12 genoemde regel verzet zich niet alleen tegen een inbreukcriterium op basis van enkel verwarringsgevaar, maar net zo goed tegen een inbreukcriterium op basis van enkel daadwerkelijke verwarring. In casu geen bijkomende omstandigheden aanwezig: stellingen van Parfumswinkel m.b.t. bijkomende omstandigheden zien op dat daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Ook als enkel verwarringsgevaar in casu wel voldoende is voor artikel 5 Hnw vordering geen sprake van verwarringsgevaar:  grote verschillen in vormgeving handelsnamen in combinatie met niet groot, maar niet te verwaarlozen verschil tussen handelsnamen en geringe beschermingsomvang oudere handelsnaam.