5.4 Uitlegprotocol artikel 69 EOV

Rechtspraak                                                                                                Naar handboek IE-Beginselen

Hoge Raad

IEPT20240301, HR, Tinnus
Beschermingsomvang octrooi en stappenbenadering. Beide uitlegbenaderingen – (a) uitleg in één stap, inclusief equivalentie of (b) tweestappenbenadering (eerst uitleg octrooiconclusie, daarna eventueel nog uitleg op basis van equivalentie) – zijn mogelijk onder het Protocol en de rechtspraak van de Hoge Raad. Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen. Om prioriteitsredenen ingevoegd kenmerk en equivalentie. Onjuiste rechtsopvatting dat wanneer een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen, in een geval waarin zonder beroep op prioriteit een nieuwheidsbezwaar bestaat, de gemiddelde vakman daaruit nimmer kan afleiden dat de aldus beperkte conclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen.

IEPT20221115, Hof Den Haag, Pharmathen Global v Novartis

Procesrecht. Spoedeisend belang. Waarheidsplicht en niet-ontvankelijkheid. Het hof is het met Pharmathen Global eens dat Novartis daarmee artikel 21 Rv heeft geschonden. Het hof deelt echter het oordeel van de voorzieningenrechter dat niet-ontvankelijkverklaring van Novartis een te vergaande sanctie zou zijn op die schending. Bevel aan Pharmaton Global om Griekse dochter te instrueren inbreuk te staken schendt regel dat een tweede procedure niet gebruikt kan worden als verkapt hoger beroep, wat zich ook kan voordoen als de tweede rechterlijke beslissing zich richt tegen een andere partij dan de eerste beslissing, maar feitelijk tot gevolg heeft dat de werking van de eerste rechterlijke beslissing opzij wordt gezet. Octrooi-inbreuk door moedervennootschap wegens feitelijk leiding of uitvoering geven aan inbreukmakende handelingen. Novartis heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Pharmathen Global niet slechts de moedervennootschap is van Pharmathen Griekenland, maar feitelijk leiding of uitvoering geeft aan voorbehouden handelingen met betrekking tot de LAR-producten. Beschermingsomvang octrooi volgens twee-stappen benadering. Geen letterlijke inbreuk van het conclusie-element “een lineair PLG”: het al dan niet lineaire karakter van het PLG moet worden bepaald aan de hand van de in het kader van de productie van het PLG gebruikte initiator en meer in het bijzonder dat de gemiddelde vakpersoon op de prioriteitsdatum PLG gemaakt met glucose als initiator zou kwalificeren als ster PLG in plaats van lineair PLG in de zin van EP 519. Inbreuk door equivalentie van Purasorb en een lineair PLG.

IEPT20200612, HR, Fresenius v Lilly
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep op basis van art. 81 lid 1 RO. 

IEPT20140404, HR, Medinol v Abbott
Beperkte uitleg letterlijke tekst octrooiconclusie op grond van beschrijving. Vaststellen beschermingsomvang octrooi: perspectief van gemiddelde vakman op aanvraag- of prioriteitsdatum. Vaststellen inbreuk: mede betekenis aan kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van beweerde inbreuk, met name bij equivalentie. 

IEPT20120525, HR, AGA v Occlutech
Uitleg artikel 69 EOV conform Protocol kan niet losgedacht worden van uitleg octrooi zelf. Niet alle (mogelijke) gezichtspunten moeten steeds in aanmerking worden genomen: afhankelijk van aard octrooi, beschrijving van de uitvinding en partijdebat. Geen ruimere beschermingsomvang pioniersuitvinding indien vernieuwende karakter er niet aan in de weg staat dat octrooihouder variant had kunnen claimen. Betekenis verleningsdossier niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan

Gerechtshoven

IEPT20121030, Hof Den Haag, Medinol v Abbott

Geen letterlijke inbreuk EP 902: 'eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken' omvat – gelet op beschrijving – geen stents met andersoortige meanderpatronen, zoals in-fase verticale ‘eerste meanderpatronen’ conform de Abbott stents. Geen equivalente inbreuk: resultaat bereikt via fundamenteel andere wijze. EP 902 heeft geen betrekking op scaffolding als zelfstandig onderwerp. Evenmin inbreuk op moederoctrooi EP 449, nu de conclusies nagenoeg letterlijk overeenkomen met die van dochteroctrooi EP 902. 

Rechtbanken 

IEPT20190619, Rb Den Haag, Lilly v Fresenius
Als er geen kenbaar technisch bewuste keuze voor beperking (ten opzichte van uitvindingsgedachte) in formulering van octrooi bestaat, moet vakman niet steeds aannemen dat die beperktere formulering (dus) niet als beperking van de beschermingsopvang is op te vatten.  Vakman zou gelet op verleningsdossier de letterlijke bewoordingen van het octrooi niet als (duidelijk) onbedoelde beperking aannemen. Na Communication Examiner heeft Lilly zonder discussie octrooi beperkt tot pemetrexed dinatrium. Naar het oordeel van de rechtbank zou de vakman uit de Communication dus opmaken dat de examiner Lilly verkeerd heeft begrepen. Wat dan opvalt is dat Lilly hierover niet nader met de examiner heeft gecommuniceerd. […] Lilly is de discussie met de examiner hierover niet eens aangegaan. In plaats daarvan heeft zij haar conclusies zonder enige slag of stoot tot toepassing van de stof pemetrexed dinatrium beperkt. Lilly is als farmaceutische grootmacht deskundige aanvrager en stond niet onder tijdsdruk, waardoor beperkingen weloverwogen zijn aangebracht. De derde die zich op het octrooi oriënteert zou daarom mogen veronderstellen dat Lilly de beperkingen in EP 508 tot pemetrexed dinatrium weloverwogen heeft aangebracht. Lilly heeft dat als zodanig ook niet weersproken. Pemetrexed tromethamine in Pemetrexed Fresenius valt niet binnen beschermingsomvang van de conclusies van EP 508. De redelijke mate van rechtszekerheid voor derden, waarop de feitenrechter als ‘countercheck’ het oog moet houden, zou hier onvoldoende tot haar recht komen indien de beschermingsomvang van EP 508, in weerwil van de specifieke bewoordingen ‘pemetrexed dinatrium’ in de conclusies en beschrijving, en in het licht van het verleningsdossier dat er op duidt dat die bewoordingen op een bewuste keuze berusten, zou worden uitgebreid, in die zin dat daaronder toch alle toedieningsvormen van het antifolaat pemetrexed zouden vallen. Geen ruimte voor equivalente bescherming. Niet valt in te zien, en Lilly heeft desgevraagd inhoudelijk ook niet steekhoudend onderbouwd waarom een in het octrooi tijdens de verleningsprocedure aangebrachte - duidelijk bedoelde en in de hier besproken situatie ook terechte - beperking in de conclusie op grond van toegevoegde materie nadien met een beroep op equivalentie toch weer onder de beschermingsomvang zou kunnen worden gebracht.