A-G HvJEU: Houder van nooit gebruikt en vervallen verklaard merk kan inbreukvordering instellen over periode dat merk nog niet vervallen was verklaard

Merkenrecht. Zaak C‑622/18:  AR v Cooper International Spirits. Conclusie A-G Pitruzella.

 “1. Kan de houder van een merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van de periode van vijf jaar na de publicatie van de inschrijving ervan, een vordering wegens inbreuk instellen en vergoeding vorderen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk?”

Pitruzella geeft het HvJEU in overweging de vraag als volgt te beantwoorden:

“Artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10 en artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de in artikel 12, lid 1, van deze richtlijn voorgeschreven termijn van vijf jaar, het recht heeft een vordering wegens inbreuk in te stellen op grond van artikel 5, lid 1, onder b), van deze richtlijn om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, binnen die termijn van vijf jaar en vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk. In een dergelijke procedure moet het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens, dat noodzakelijk is voor de vaststelling van een inbreuk, uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de elementen die uit de inschrijving van het merk voortvloeien.”

Lees de conclusie hier.