A-G HvJEU: mogelijk om inbreukvordering in te stellen en schadevergoeding te vorderen op grond van inbreuk op merk dat nooit is gebruikt

Conclusie A-G HvJEU inzake C‑622/18 AR v Cooper. Prejudiciele vragen gesteld door de Cour de cassation (Frankrijk). 

De zaak draait om de volgende vraag: Kan de houder van een merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik, een vordering wegens inbreuk instellen en vergoeding vorderen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik van een overeenstemmend teken door een derde daterend van vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan? Ja, zegt de A-G.

Het kan volgens de A-G weliswaar ongerechtvaardigd lijken en zelfs misbruik opleveren wanneer de houder die zijn merk nooit heeft gebruikt terwijl hij het erdoor verleende uitsluitende recht genoot, en overigens dat recht niet tijdig heeft uitgeoefend om zich te verzetten tegen de inbreuk op zijn merk nadat zijn merk vervallen is verklaard, een inbreukprocedure tegen de inbreukmakers kan instellen om vergoeding van de beweerdelijk geleden schade te verkrijgen. Het Hof heeft in het arrest Länsförsäkringar (IEPT20161221) echter geoordeeld dat de bepalingen inzake de vervallenverklaring de houder een “respijtperiode” verlenen om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan, zelfs bij gebreke van enige commerciële exploitatie ervan, hij zich kan verzetten tegen de inbreuken door derden op zijn uitsluitende gebruiksrecht op dit merk en vergoeding verkrijgen voor de schade die hij door een dergelijke inbreuk zou hebben geleden. Het feit dat de houder bij het verstrijken van deze termijn dit merk nog altijd niet heeft gebruikt, doet in beginsel niets af aan de onrechtmatigheid van de inbreuken die binnen die termijn zijn begaan.

De A-G is derhalve van mening dat de houder van een ingeschreven merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de termijn van vijf jaar, het recht heeft een inbreukprocedure in te stellen op grond van artikel 5, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, binnen die termijn van vijf jaar en vóór de datum waarop de vervallenverklaring ingaat, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk.

Lees de volledige conclusie hier.