Houder Uniemerk hoeft tijdens respijtperiode geen normaal gebruik aan te tonen voor alle klassen waarvoor het is ingeschreven

22-12-2016 Print this page
IEPT20161221, HvJEU, Länsförsäkringar v Matek

Binnen de respijtperiode van vijf jaar na inschrijving Uniemerk kan de houder van dit Uniemerk op grond van artikel 9 lid 1 sub b jo artikel 15 lid 1 en 51 lid 1 GMeV, in geval van verwarringsgevaar derden het gebruik van een gelijk of soortgelijk teken verbieden te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zonder hij normaal gebruik van dit merk voor deze waren en diensten hoeft aan te tonen.

MERKENRECHT

Länsförsäkringar is sinds 2008 houdster van het Uniebeeldmerk zoals hiernaast afgebeeld, in onder andere de klassen 36 (makelaardij en beheer van onroerende goederen) en 37 (bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden). Länsförsäkringar oefent activiteiten uit in het bank-, beleggings- en verzekeringswezen. Matek gebruikt sinds 2007 een (volgens L Länsförsäkringar) overeenstemmend logo. Dit logo is sinds 2009 ingeschreven voor de waren in klasse 19 (bouwmaterialen, niet van metaal). Länsförsäkringar is in Zweden een procedure gestart om Matek te verbieden dit overeenstemmende teken te gebruiken in Zweden. Bij de verwijzende rechter zijn er vragen gerezen over het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in de periode van 5 jaar na de inschrijving. De verwijzende rechter heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

 

  1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de inschrijving, in de Unie geen normaal gebruik van het [Unie]merk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft?
  2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

Het Hof overweegt als volgt. Met zijn vragen dient de verwijzende rechter in wezen te vernemen of merkhouder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na inschrijving daarvan derden het gebruik van een soortgelijk teken voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten kan verbieden, op grond van artikel 9 lid 9 lid 1 onder b GMeV, zonder dat hij het normaal gebruik van het merk voor alle ingeschreven ware en diensten hoeft aan te tonen.

Naar het oordeel van het Hof was het de bedoeling van de wetgever dat tot het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk, de rechten van de houder niet vervallen kunnen worden verklaard voor een deel van de of voor alle waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Deze respijt periode biedt de houder de mogelijkheid om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken en tijdens deze periode zich kan beroepen op het uitsluitend recht van artikel 9 lid 1 voor alle ingeschreven waren en diensten, zonder een dergelijk gebruik te hoeven aantonen. De omvang van het uitsluitend recht van artikel 9 lid 1 bevat alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en dus niet de waren en diensten waarvoor het merk tijdens de respijtperiode is gebruikt.

Het Hof verklaart voor recht:

“Artikel 9, lid1, onder b), van verordening (EG) nr.207/2009 van de Raad van 26februari 2009 inzake het [Unie]merk, gelezen in samenhang met artikel15, lid1, en artikel51, lid1, ondera), van deze verordening, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond.”

IEPT20161221, HvJEU, Länsförsäkringar v Matek

(CURIA-versie)