A-G Wathelet: de in eerdere procedures vastgestelde bekendheid van een merk kan opgevoerd worden zonder nadere bewijzen in oppositieprocedure met andere partij

Zaak C‑564/16 P Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tegen Puma SE. Hogere Voorziening. Conclusie A-G Wathelet

Merkenrecht. Puma is op 8 juli 2013 in oppositie gekomen tegen de inschrijving van een beeldmerk van een springende, katachtige figuur voor dezelfde waren en diensten waarvoor Puma haar springende katachtige-beeldmerk heeft ingeschreven. Puma beroep zich op de bekendheid van haar merk, die in eerdere beslissingen van het EUIPO is aangenomen. Voor het bewijs van haar bekendheid verwijst Puma naar de stukken die in de eerdere procedures zijn overgelegd.  

De oppositieafdeling had allereerst de oppositie in haar geheel afgewezen omdat met betrekking van het oudere merk dat het verband zoals vereist door artikel 8, lid 5 Gemeenschapsmerkenverordening, in casu niet was bewezen. Eerdere beslissingen van EUIPO over de bekendheid van het merk zijn om ‘proceseconomische redenen’ niet meegenomen.
De kamer van beroep bevestigd deze beslissing.

Het Gerecht daarentegen heeft geoordeeld dat de bekendheid van de oudere merken door het EUIPO was vastgesteld in drie recente beslissingen. Naar het oordeel van het Gerecht is dit een feitelijke vaststelling die niet afhangt van het aangevraagde merk. De kamer van beroep had de bekendheid van het oudere merk mee moeten nemen in de globale beoordeling van het bestaan van afbreuk in de zin van artikel 8, lid 5 Gemeenschapsmerkenverordening. Het Gerecht vernietigt de uitspraak van de Kamer van Beroep.
Hiertegen is het EUIPO bij het HvJEU in beroep gekomen.
 
A-G Wathelet concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.

Als volgens de A-G de stelling van het EUIPO, dat er geen rekening gehouden dient te worden met een eerdere beslissing van het EUIPO zonder dat de opposant die verwijzing stoffeert met precieze en juiste verwijzingen naar de documenten die waren overgelegd, wordt aanvaard zou het er op neer komen dat in het kader van de eerdere beslissingen verrichte vaststellingen bewijswaarde wordt ontzegd en dat bijgevolg de rechtspraak de eerdere beslissingspraktijk aan belang inboet. Een opposant zou namelijk in dit geval de identificatie van de voordien overgelegde bewijsstukken en het bewijs van de relevantie ervan voor de nieuwe oppositieprocedure niet achterwege mogen laten.

De aard van de bekendheid van een ouder merk is perfect verenigbaar met de verplichting voor het EUIPO om rekening te houden met zijn eerdere beslissingen. Volgens de A-G valt niet in te zien waarom het beginsel van gelijke behandeling en het beginsel van behoorlijk bestuur die ten grondslag liggen aan de rechtspraak van het Hof inzake de verplichting van het EUIPO om rekening te houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, niet zou gelden in het kader van de toepassing van artikel 8 lid 5 Gemeenschapsmerkenverodening. 

Als blijkt dat het EUIPO in het kader van eerdere procedures reeds erkend heeft dat een bepaald merk bekendheid genoot in de zin van artikel 8, lid 5 dan dient dit te worden beschouwd als de vaststelling van een feit. Omdat de houder van een ouder merk het genot van de “bekendheid” moet aantonen, waarna de bekendheid wordt bevestigd, zijn die bewijzen derhalve niet langer onontbeerlijk, omdat zij in de eerdere beslissing van het EUIPO worden vermeld om zijn vaststelling te staven.

Er is volgens de A-G geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting door de verwijzing naar die eerdere beslissingen van het EUIPO door Puma in haar oppositiebezwaarschrift te aanvaarden als een geldige verwijzing naar zowel de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken als naar de bewijzen die door Puma in het kader van die procedure zijn overgelegd.

Lees de conclusie hier.