Addick Land: is er qua nieuwheid licht gekomen tussen Rijswijk en Den Haag?

Addick A.G. Land, Octrooigemachtigde te Den Haag. Noot bij (IEPT20190419) Hewlett Packard (HP) vs. Digital Revolution (DR): is er qua nieuwheid licht gekomen tussen Rijswijk en Den Haag?

"[…] Inktcartridges leiden tot nogal wat procedures, zowel voor wat betreft het aanvragen van octrooien als inbreukprocedures tegen namaak. In dit vakgebied komen businessmodellen samen die moeilijk te verenigen zijn.  HP  brengt goedkope printers op de markt, opdat gebruikers daarna voortaan altijd de  relatief dure cartridges zullen kopen. 123 inkt.NL (de bekroonde webwinkel van DR) verkoopt alleen cartridges die goedkoper kunnen zijn, maar moet voor een veelvoud aan printermodellen tijdig passende cartridges leveren voorzien van de juiste geheugenchip met de juiste gegevens in het geheugen. […]

Het octrooi was na verlening door HP centraal bij het EOB beperkt tot het onderwerp van verleende octrooiclaim 1 en afhankelijke claim 2 samen, nadat het EOB in verlening eerder had vastgesteld dat het onderwerp van claim 1 al nieuw (en inventief was). D5 ( ‘Paulsen’ ) was de belangrijkste referentie uit de prior art. In de procedure wordt niet duidelijk welke motieven eiseres had om voorafgaand aan dagvaarding tot beperking over te gaan- dat kan immers ook in een subsidiair verzoek zonder het octrooi in andere landen van Europa te beperken.  

De Rechtbank komt tot de conclusie dat de beperkte claim 1 niet nieuw is. Veel functionele kenmerken worden als niet onderscheidend gezien. Kort gezegd wat en waar in het geheugen van een cartridge staat, wordt niet als structureel kenmerk gezien. […]

Het zou wellicht aanbeveling verdienen dat, indien de Rechtbank zo duidelijk wil afwijken van de verleningsbeslissing en het niet eens is met drie gespecialiseerde Examiners, van het EOB, dat zij dan een technische opinie onder Art. 25 EOV aan het EOB (in Rijswijk) zou vragen. Alhoewel dat ongetwijfeld aanleiding zal geven tot enige vertraging, wordt zodoende voorkomen dat -in het onderhavige geval- twee nogal verschillende uitspraken over nieuwheid ontstaan, en dat nadat het Hof de Haagse uitspraak op niet casseerbare wijze heeft bevestigd, de rechtszekerheid van Europese octrooien in Nederland onder druk komt te staan. [...]

Doordat in het onderhavige geschil de functioneel verleende claim als niet nieuw is bestempeld, komt men in drie instanties niet toe aan de vraag of de functionele kenmerken van claim 1 - nieuw volgens drie Examiners die menen zich aan hun Guidelines gehouden te hebben -  al dan niet inventief kunnen worden bevonden.

Door vermeende inbreukmakers worden veelal vraagtekens geplaatst bij het inventiviteitsgehalte van door het EOB verleende octrooien.  Examiners zijn echter degenen die het best toegerust zijn om inventiviteit te beoordelen: zij zien dagelijks meer dan één octrooiaanvrage in hun eigen vakgebied. Een te verlenen octrooi wordt dan door drie Examiners beoordeeld en ondertekend.

Het lijkt  voor de rechtszekerheid van de octrooihouder niet goed indien het octrooi dan in een inbreukprocedure op dezelfde referentie uit de stand der techniek vanwege gebrek aan nieuwheid wordt vernietigd, omdat functionele kenmerken volgens de Nederlandse rechters qua nieuwheid niet meewegen.

Nieuwheid zou minder een  kwestie van smaak behoren te zijn; de inventiviteitsvraag kan daarna  wel minder zwart/wit liggen en derhalve door rechters eerder  anders worden beoordeeld dan door het EOB, bijv. op grond van deskundigenrapporten. […]"

Lees de volledige noot hier.