Conclusie A-G HvJEU over normaal gebruik van een merk tijdens klinische proeven

Zaak C-668/17P. Viridis v EUIPO. Conclusie A-G Szpunar van 9 januari 2019.

Merkenrecht. Viridis Pharmaceuticals was houdster van het Uniemerk “Boswelan” dat op 24 april 2007 ingeschreven. Op 24 oktober 2010 heeft rekwirante een aanvraag ingediend voor een klinische proef voor een geneesmiddel voor de behandeling van multiple sclerose. Op 18 november 2013 heeft Hecht-Pharma een vordering ingediend tot vervallenverklaring van het merk voor alle waren waarvoor het was ingeschreven op grond van niet-normaal gebruik. De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de rechten van rekwirante voor alle waren vervallen verklaard. De kamer van beroep verwierp het beroep. Het Gerecht EU heeft het beroep in zijn geheel verworpen. A-G Szpunar concludeert tot verwerping van de hogere voorziening.

Szpunar overweegt dat de aanpak van de Uniewetgever erin bestaat om de toegang van consumenten en eindgebruikers tot niet-toegelaten geneesmiddelen te beperken om de risico’s van het gebruik van die geneesmiddelen zo klein mogelijk te maken. Volgens de A-G vormt het gebruik van een merk in het kader van een klinische proef geen normaal gebruik. Er is namelijk in beginsel geen sprake van distributie of reclame met het oogmerk de markt te betreden van de in de handel gebrachte producten die onder dezelfde klasse vallen als de niet-toegelaten geneesmiddelen. Ook is een klinische proef geen vorm van commerciële exploitatie van het merk die erin bestaat om afzet te vinden of te behouden voor het geneesmiddel. Deze mag dat ook niet zijn. Een klinische proef kan daarom niet worden gelijkgesteld met een handeling ter voorbereiding van het in de handel brengen in de zin van het Ansul arrest (IEPT20030311). Verder wordt opgemerkt dat de blootstelling aan het merk en de keuze van de deelnemers en andere personen die bij een klinische proef betrokken zijn, niet zo zeer te maken met de kenmerken van het product, de herkomst ervan of zelfs de commerciële strategie van de houder, maar veeleer met de wens deel te nemen aan een onderzoek dat betrekking heeft op dit geneesmiddel.

De A-G merkt wel op dat lidstaten een niet-toegelaten geneesmiddel beschikbaar kunnen stellen voor gebruik in schrijnende gevallen (“compassionate use”) aan een groep patiënten die lijden aan een chronische ziekte, een ziekte die de gezondheid sterk ondermijnt of levensbedreigend wordt geacht en die niet op bevredigende wijze met een toegelaten geneesmiddel kan worden behandeld. Er kan volgens de A-G niet worden uitgesloten dat een dergelijk gebruik van een geneesmiddel normaal gebruik zou inhouden. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen sprake kan zijn van normaal gebruik voordat de VHB van het geneesmiddel is verkregen.

Ten slotte wordt nog ingegaan op de vraag of er een rechtvaardiging kan zijn voor het niet-gebruik van het merk. Die kan er zijn als er belemmeringen bestaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de merkhouder houden, bijvoorbeeld indien handelingen van de houder vereisen dat hij zich aan een specifieke procedure onderwerpt, waarbij hij te maken kan krijgen met belemmeringen die worden veroorzaakt door de met de uitvoering van die procedure belaste instanties. In de onderhavige zaak lijkt het er volgens de A-G op dat de criteria die het Gerecht heeft gehanteerd onder de verantwoordelijkheid van rekwirante vallen.

Het Hof wordt derhalve in overweging gegeven de hogere voorziening af te wijzen.

Lees de conclusie hier.