Conclusie A-G over stuiting van termijn van rechtsverwerking wegens gedogen

Uniemerken. Rechtsverwerking wegens gedogen. Berekening van de termijn van vijf jaar. Stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen. Schriftelijke ingebrekestelling. Gevolgen van de rechtsverwerking. Afgeleide rechten inzake schadevergoeding, informatieverstrekking en overdracht van waren ter vernietiging ervan.

MERKENRECHT
 

Zaak C-466/20: Heitec vs Heitech Promotion. Conclusie A-G Pitruzzella.

Merkenrecht. In 2006 heeft de AIPPI (=internationale vereniging voor de bescherming van de intellectuele eigendom) vastgesteld dat de meeste Europese groepen die destijds deelnamen aan een door deze vereniging georganiseerde rapportage over de kwestie van het gedogen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen en van de stuiting van de gedoogtermijn door de houder van het oudere recht in het bijzonder, „[erkenden] dat hierover niets in regelgeving [was] vastgelegd, en dat deze kwestie, net als de kwestie [...] van rechtsverwerking wegens gedogen in haar geheel, verduidelijking [behoefde]”(2).

Bijna zestien jaar later, en nadat het Hof in zijn arrest Budějovický Budvar(3) de eerste bouwstenen heeft aangeleverd voor de communautaire regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen, biedt de onderhavige prejudiciële verwijzing het Hof opnieuw de gelegenheid om de contouren van deze rechtsregeling te verduidelijken.

Conclusie A-G:
1)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen indien de houder van oudere rechten op ondubbelzinnige wijze laat blijken duidelijk en serieus voornemens te zijn een einde te maken aan het gedogen door een beroep in rechte of een administratief beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

2)      Wanneer de houder van het oudere merk beroep in rechte instelt, moet in beginsel worden uitgegaan van de datum van instelling van dit beroep als datum waarop de termijn van rechtsverwerking van vijf jaar als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt gestuit. Wanneer deze termijn verstrijkt tussen de instelling van dat beroep en de betekening ervan aan de verwerende partij, staat het aan de aangezochte rechter om te beoordelen of de kennisgeving aan de verwerende partij al dan niet met vertraging is gebeurd, en zo ja, of deze vertraging kan worden toegeschreven aan de handelwijze van de verzoekende partij in de loop van de procedure. In voorkomend geval zal de aangezochte rechter nog moeten onderzoeken of een dergelijke handelwijze afdoet aan de ernst van het bij hem ingestelde beroep en zal hij daaraan alle consequenties moeten verbinden wat de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen betreft.

3)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van het oudere merk vanaf het tijdstip waarop rechtsverwerking wegens gedogen wordt vastgesteld, al zijn voorrechten die verband houden met het feit dat zijn merk ouder is, verliest ten aanzien van de houder van het jongere merk waarvan hij het gebruik heeft gedoogd, en dat rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van die bepalingen derhalve aldus moet worden opgevat dat zij niet alleen ziet op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het oudere merkrecht zijn gebaseerd.

Lees de conclusie hier.