Conclusie A-G tot vernietiging arrest Gerecht in procedure beschermde oorsprongsbenaming “Port”

Zaak C-56/16 P EUIPO v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Conclusie A-G Sánchez-Bordona.

Merkenrecht. Hogere voorziening. In concreto gaat het om een geding tussen het Instituto dos Vionhos do Douro e do Port (hierna: IVDP) en het EUIPO. Het EUIPO heeft het teken Port Charlotte ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van Whiskey en heeft de vordering ter nietigverklaring - op grond van dat Port een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is - van IVDP afgewezen. Het Gerecht heeft het beroep van het IVDP tegen EUIPO gedeeltelijk toegewezen wat weer heeft geleid tot twee hogere voorzieningen:

1. Volgens het EUIPO geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste opvatting door te erkennen dat de bescherming van BOB’s ook wordt geregeld door het nationaal recht, naar het oordeel van het EUIPO een onjuiste toepassing van artikel 53 lid 1 sub c, jo artikelen 8, lid4 en 53 lid2 sub d van verordening 207/2009.

2. Volgens het IVDP geeft het gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de stelling van het EUIPO te bevestigen dat het merk “Port Charlotte” verenigbaar is met de BOB Porto/Port, artikel 118 quaterdecies lid 2 sub a en b van verordening 491/2009.

In deze tweevoudige hogere voorziening gaat het vooral om de vraag of de regeling die van toepassing is op de bescherming van een BOB voor wijnen uitsluitend of uitputtend die van verordening nr. 1234/2007 is.

Het enige middel van de hogere voorziening van EUIPO en het eerste middel van IVDP dienen volgens de A-G samen behandeld te worden, aangezien beide middelen betrekking hebben op de uitputtende werking van verordening nr. 1234/2007. A-G Sánchez-Bordona geeft het Hof het volgende in overweging:

“75.      Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, het enige middel van de hogere voorziening van het EUIPO toe te wijzen. Het Gerecht heeft weliswaar in zijn arrest met klem gewezen op het „uitsluitende” karakter van de door artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 1234/2007 verleende bescherming, maar het heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de daarop volgende punten (44 tot en met 49) van het arrest af te doen aan deze juiste opvatting door de erkenning van een aanvullende bescherming door het nationale recht, die het Gerecht voordien impliciet had afgewezen.”

Het tweede middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP, dat de kamer van beroep artikel 118 quaterdecies, lid 2 sub a ii van verordening 1234/2007 had geschonden door niet te erkennen dat het opnemen van de BOB Porto/Port in het merk “Port Charlotte” neerkwam op het uitbuiten van haar reputatie.

De A-G is van oordeel dat hoewel Port in het Engels en Frans `haven´ betekent, deze omstandigheid niet kan rechtvaardigen dat deze beschermde oorsprongsbenaming, Port,niet beschermd wordt:

“89.      Erkennen, zoals het Gerecht, dat ook in de context van alcoholhoudende dranken de term „port” overeenkomt met een rivier‑ of zeehaven, en niet met de BOB, impliceert dat deze BOB dermate wordt uitgehold dat daaraan generieke kenmerken worden toegeschreven, waardoor haar bescherming wordt ontzegd. Hoewel „port” in het Engels en het Frans haven betekent, kan deze omstandigheid niet rechtvaardigen dat de BOB verstoken blijft van bescherming: de beslissing om aan deze BOB dezelfde bescherming toe te kennen als aan de andere BOB’s voor wijnen, en niet een afgezwakte bescherming op grond van semantische overwegingen, werd genomen toen de autoriteiten van de Unie de opname ervan in het register van BOB’s goedkeurden.

Deze Unierechtelijke bescherming heeft in het onderhavige geval als gevolg dat de term „Port” niet kan worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere termen, in merken ter aanduiding van alcoholhoudende dranken waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie ervan (in het bijzonder ter aanduiding van dranken die in zekere mate met elkaar concurreren doordat zij bestemd zijn voor hetzelfde publiek en dezelfde distributie‑ en verkoopkanalen gebruiken).”

Het derde middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP is gebaseerd op schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b van verordening 1234/2007. Het IVDP verwijt het Gerecht niet te hebben erkend dat sprake is van voorstelling van de BOB Porto/Port door het litigieuze merk. De A-G concludeert allereerst dat eigenlijk van dit derde middel kan worden afgezien, aangezien het arrest van het gerecht, gezien het voorgaande,  immers vernietigd dient te worden. Toch geeft de A-G in overweging:

“Ook „wanneer er geen risico van verwarring bestaat” met de BOB Porto/Port, kan het merk „Port Charlotte” in de ogen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige Europese consument een voorstelling van de door die BOB beschermde wijnen inhouden. Het Gerecht had het verwarringsgevaar buiten beschouwing moeten laten en had zich moeten concentreren op de vraag of het nieuwe merk „het publiek [ertoe bracht] een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product”, in het bijzonder bij producten met een vergelijkbaar uiterlijk (beide gebotteld als alcoholhoudende dranken) en gelet op de (gedeeltelijke) fonetische overeenstemming tussen de befaamde BOB en het merk waarvan nietigverklaring werd gevorderd.”

Kortom, A-G Sánchez-Bordona concludeert tot vernietiging van het arrest.

Lees de conclusie hier.

Zie ook het Boek9.nl bericht over het arrest van het Gerecht.