Conclusie AG: Concludeert tot verwerping cassatieberoep ONLY vs Only for Men
28-02-2025 Print this page
Merkenrecht. Gebruik als merk of alleen als handelsnaam, overeenstemming, neutralisatieleer, verwarringsgevaar en inbreuk op de c-grond (bekende merken).
Deze merkenzaak gaat over de vraag of OFM c.s. met verschillende Only for Men-tekens inbreuk maakt op de ONLY-merken van Bestseller c.s. (‘sub b’- en ‘sub c’-inbreuk). Volgens het hof IEPT20240116 is bij OFM c.s. geen sprake van ‘gebruik als merk’ van de gewraakte tekens, zijn het bovendien geen met de ONLY-merken overeenstemmende tekens en is er ook geen spake van verwarringsgevaar (nodig voor de b-grond) of ‘kielzog varen’ (nodig voor de c-grond), zodat geen sprake is van merkinbreuk door OFM c.s.
De neutralisatieleer speelt een rol in fase 1 van de toets, aan het einde daarvan. Volgens het HvJEU kunnen begripsmatige verschillen tussen conflicterende tekens eventuele visuele of auditieve overeenkomsten neutraliseren. Dit geldt alleen in uitzonderlijke gevallen waarin minstens één van de tekens een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft voor het relevante publiek. Als de voorwaarden voor neutralisatie zijn vervuld, kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar in fase 2 achterwege blijven, omdat de tekens een verschillende totaalindruk oproepen en er geen overeenstemming is. Het toepassingsgebied van de neutralisatieleer is echter beperkt en wordt slechts zelden aangenomen. In de besproken zaak heeft het hof de neutralisatieleer toegepast, hetgeen wordt aangevochten in onderdeel 2 van het betoog.
Bestseller c.s. komt in cassatie op tegen het non-merkgebruik-oordeel, bestrijdt dat geen sprake is van overeenstemming, waarbij het hof onder meer de zogenoemde neutralisatieleer onjuist heeft toegepast volgens Bestseller c.s., terwijl ook wordt opgekomen tegen de oordelen over afwezigheid van verwarringsgevaar en kielzog varen. In feitelijke instanties hielden ook nog contractuele kwesties partijen verdeeld die voortkwamen uit een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, maar die spelen in cassatie geen rol meer; voor een beter begrip van het ontstane merkengeschil geef ik hierna de feitelijke gang van zaken rond die contractuele kwesties ook weer bij de feiten, maar de cassatieprocedure zelf is puur merkenrechtelijk van aard. Ik zie de cassatiepoging geen doel treffen.
