Beroep van OFM op rechtsverwerking slaagt niet: OFM mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Bestseller niet zou optreden tegen gebruik tekens. OFM niet tekort geschoten in nakoming van overeenkomst met Bestseller: in de overeenkomst geen algemeen verbod tot gebruik van het teken Only for Men opgenomen. Geen sprake van merkgebruik door OFM: tekens vervullen niet de herkomstfunctie van een merk. Geen sprake van merkinbreuk op grond van sub b: duidelijke en vaste betekenis ‘Only for Men’ neutraliseert de fonetische en visuele gelijkenis tussen het merk en het teken. Geen reëel verwarringsgevaar bij het normaal oplettende publiek. Geen sprake van merkinbreuk op grond van sub c: geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van OFM is geweest om in het kielzog van het merk ONLY te varen.
Volgens de rechtbank maakte OFM inbreuk op merkrechten op het ONLY-merk van Aktieselskabet-Bestseller door het gebruik van het Brands-merk en het grote M-merk. OFM kan Bestseller niet verbieden om uit hoofde van het Vonnis zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN: Het verbod in het vonnis kan niet zo eng worden uitgelegd dat het enkel ziet op het aanbrengen van het verboden teken op kleding en schoenen.
Uitleg van de Overeenkomst: De rechtbank heeft de Overeenkomst zo uitgelegd dat Aktieselskabet enkel toestemming heeft verleend voor het gebruik van het gewijzigde logo en dat de toestemming daartoe ook beperkt is gebleven. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de Overeenkomst enkel zag op het verlenen van toestemming voor het gebruik van het gewijzigde logo.
Als onweersproken staat vast dat OFM alleen kleding van andere merken verkoopt en geen eigen kledinglijn heeft. Het gebruik van de tekens op de gevel van de winkel, de kleerhangers en op verpakkingsmateriaal, banners, gift cards en website is dus niet bedoeld ter onderscheiding van de waren die zich in de winkel, aan die kleerhanger of in die verpakking bevinden maar ter onderscheiding van de onderneming waar die waren worden verkocht.
Sub b: Het hof is van oordeel dat weliswaar sprake is van enige visuele en fonetische overeenstemming gelet op de omstandigheid dat zowel in het merk als in de tekens de letters o-n-l-y voorkomen. Begripsmatig is er echter geen overeenstemming. ONLY betekent in de Engelse taal “alleen” of “enkel” en heeft daarmee, als het gaat om kleding, geen vastomlijnde betekenis terwijl “Only for Men” betekent “alleen/enkel voor mannen”. Dit is een duidelijke en vaste betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit uitgesproken begripsmatige verschil neutraliseert naar het oordeel van het hof de fonetische en visuele gelijkenis. De totaalindruk is dus naar het oordeel van het hof verschillend, zodat geen sprake is van overeenstemmende tekens.
Het hof gaat daarbij uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. Het gaat hier immers niet om exclusieve dure kleding maar om kleding in het (hogere) middensegment.
Bestseller c.s. voert ook aan dat ONLY een bekend merk is en dat het publiek daarom kan aannemen dat het teken “Only for Men” een sublijn is van ONLY voor mannen, maar heeft dat niet voldoende toegelicht.
Sub c: Bestseller c.s. heeft echter geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat het de intentie van OFM c.s. is geweest om in het kielzog van het merk ONLY te varen.
Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en wijst de vorderingen van Bestseller alsnog af. Tevens veroordeelt het Hof tot terugbetaling aan OFM van hetgeen betaald en proceskosten.
IEPT20240116, Hof Den Haag, OFM v Bestseller
ECLI:NL:GHDHA:2024:51
Hoger beroep na IEPT20211222 en executievonnis IEPT20220714
