Conclusie AG Szpunar: Voorstel voor een nieuwe benadering met betrekking tot hermerken (geneesmiddelen)

Merkrecht. Parallelimport van geneesmiddelen: referentiegeneesmiddelen en generieke geneesmiddelen. Verzet van de merkhouder tegen het aanbrengen van het merk op geïmporteerde generieke geneesmiddelen. Kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten. Tenzij beide geneesmiddelen inhoudelijk identiek zijn en tevens is voldaan aan de voorwaarden die het Hof heeft geformuleerd in zijn BMS-arresten. 

MERKENRECHT

Gevoegde zaken C-253/20 Impexeco v Novartis en C-254/20 Pi Parma v Novartis. Conclusie A-G Szpunar op prejudiciële vragen hof van beroep Brussel (België).

27. Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat het verzet van een merkhouder tegen de verhandeling onder zijn merk van een product dat is omgepakt in een nieuwe verpakking een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt, wanneer:
– komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten zal bijdragen;
– wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het product bij ompakking ongemoeid blijft;
– de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld, en
– op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product werd omgepakt.(15)

Gestelde vragen:
1. Moeten de artikelen 34-36 VWEU aldus worden uitgelegd dat, indien een merkgeneesmiddel (referentiegeneesmiddel) en een generiek geneesmiddel door economisch met elkaar verbonden ondernemingen in de EER in de handel zijn gebracht, het verzet van een merkhouder tegen de verdere verhandeling van het generiek geneesmiddel door een parallelimporteur na ompakking van dit generiek geneesmiddel door het aanbrengen van het merk van het merkgeneesmiddel (referentiegeneesmiddel) in het land van invoer, kan leiden tot een kunstmatige afscherming van de markten van de Lidstaten?

2. lndien het antwoord op deze vraag bevestigend is, moet het verzet van de merkhouder tegen deze hermerking dan aan de BMS-voorwaarden worden getoetst?

3. ls het voor het antwoord op deze vragen relevant dat het generiek geneesmiddel en het merkgeneesmiddel (referentiegeneesmiddel) identiek zijn dan wel dezelfde therapeutische werking hebben zoals bedoeld in artikel 3, I 2 van het Koninklijk Besluit van 19 april 2001 inzake parallelinvoer?

Voorstel voor een nieuwe benadering met betrekking tot hermerken
52.      Artikel 13 van verordening nr. 207/2009 en artikel 7 van richtlijn 2008/95 moeten derhalve aldus worden uitgelegd dat de houder niet alleen het gebruik kan verbieden van het merk waaronder het betreffende product door hem of met zijn toestemming in de handel is gebracht, maar ook van het merk waaronder identieke producten door dezelfde houder of met diens toestemming in de handel worden gebracht in andere lidstaten.

53.      Niettemin moet voor ogen worden gehouden dat in de bijzondere gevallen waarin het merk zonder toestemming van de merkhouder door de parallelhandelaar op het product wordt aangebracht nadat het is omgepakt, de bepalingen van het merkenrecht van de Unie betreffende de uitputting van het recht van de merkhouder moeten worden gelezen in het licht van het Verdrag, zoals uitgelegd door het Hof. Dit is met name het geval wanneer het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt vervangen door een ander merk dat aan dezelfde houder toebehoort, aangezien een dergelijke vervanging ook impliceert dat het merk opnieuw wordt aangebracht. Die rechtspraak voorziet in een reeks voorwaarden die moeten zijn vervuld opdat het merkrecht daadwerkelijk is uitgeput, dat wil zeggen opdat de merkhouder zich daarop niet kan beroepen om het gebruik ervan door een derde te beletten.(45)

54.      Terwijl volgens de logica van de betrokken bepalingen van het EU-merkenrecht uitputting in beginsel intreedt zodra het van het merk voorziene product in de Unie in de handel is gebracht en de mogelijkheid van verzet door de merkhouder een uitzondering is die afhankelijk is van het rechtmatige belang van de merkhouder, heeft het Hof deze logica namelijk omgekeerd in zijn rechtspraak inzake ompakking.(46) In de logica van deze rechtspraak wordt de omvang van de uitputting beperkt tot situaties waarin is voldaan aan de in deze rechtspraak opgesomde voorwaarden die de merkhouder beletten zich op zijn merk te beroepen om het gebruik ervan door een parallelhandelaar te verbieden. Het is dus niet mogelijk deze twee leden van de betrokken bepalingen afzonderlijk uit te leggen(47), aangezien lid 2, zoals uitgelegd door het Hof, bepalend is voor de draagwijdte van lid 1.

55.      Dit maakt mijn voorstel om de toepassing van die bepalingen uit te breiden in het geval van vervanging van een merk door een ander merk van dezelfde merkhouder veel minder ingrijpend. Waar de meeste in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde voorwaarden die ertoe strekken dat een houder van een merk zijn merkrecht niet kan inroepen om zich tegen de verhandeling van een product onder dit merk te verzetten, subjectief van aard zijn en onder de controle van de parallelhandelaar vallen, is de noodzakelijkheidsvoorwaarde namelijk objectief van aard en beperkt zij de vrijheid van deze parallelhandelaar in grote mate.

Toepassing in geval van vervanging van een merk van een generiek geneesmiddel door het merk van het referentiegeneesmiddel

62.      Zoals uit de besprekingen in de hoofdgedingen en voor het Hof blijkt, kan de rechtmatigheid van de handelwijze van de parallelhandelaar inzonderheid stuiten op twee vereisten, namelijk dat de producten identiek zijn en dat hermerking noodzakelijk is.
 

67.      Ook al zijn generieke geneesmiddelen en hun referentiegeneesmiddelen dus therapeutisch gelijkwaardig, ik ben van mening dat het, gelet op de verschillen die tussen deze geneesmiddelen kunnen bestaan, in beginsel niettemin geen identieke producten zijn.

Noodzakelijkheidsvoorwaarde

71.      Zoals ik reeds heb vermeld(54), kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een parallelhandelaar ter vervanging van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk, met name indien die vervanging objectief noodzakelijk is om de effectieve toegang van het product tot de markt van de lidstaat van invoer te waarborgen. Dit volgt duidelijk uit het arrest Upjohn.(55) Een en ander houdt verband met het feit dat de uitputting van het merkrecht in geval van vervanging van een merk door een ander merk van dezelfde merkhouder wordt gerechtvaardigd door de vereisten van de interne markt.

Conclusie

„Artikel 13 van [Uniemerkenverordening], gelezen in het licht van de artikelen 34 en 36 VWEU, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk voor een referentiegeneesmiddel zich kan verzetten tegen het gebruik van dit merk door een derde, met het oog op parallelhandel, ter vervanging van het merk waaronder door deze merkhouder of met diens toestemming in een andere lidstaat een generiek geneesmiddel wordt verhandeld, tenzij beide geneesmiddelen inhoudelijk identiek zijn en – wat de vervanging van het merk betreft – tevens is voldaan aan de voorwaarden die het Hof heeft geformuleerd in zijn arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C‑427/93, C‑429/93 en C‑436/93, EU:C:1996:282), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑348/04, EU:C:2007:249).”