Positiemerk voor zwarte wel met geel stiksel voor veterlaarzen Dr. Martens nietig. Airwair heeft het merk laten inburgeren voor enkel zwarte of donkergekleurde laarzen. Die bescherming strekt zich niet uit tot een combinatie met niet-donkergekleurde schachten en zolen. Gehele nietigverklaring. Conclusie strekt tot vernietiging en terugverwijzing. Gele stiksel contrasteert minder met lichte veterlaarzen dan met zwarte veterlaarzen, maar dat betekent niet dat lichte veterlaarzen een aparate categorie vormen waarvoor onderscheidend vermogen onderzocht moet worden.
Zie eerder IEPT20240206
1.1 Deze zaak betreft een verzoek tot voorziening bij de Eerste Kamer van schoenenproducent Airwair tegen een arrest van de Tweede Kamer waarin een door Airwair ingeschreven Benelux-merk nietig is verklaard wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het merk in kwestie is een positiemerk, dat bestaat uit een geel stiksel aangebracht in een zwarte rand tussen de zool en de bovenschoen van een veterlaars. De Tweede Kamer heeft geoordeeld dat dit merk niet intrinsiek onderscheidend vermogen heeft en dat het ook niet door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. De reden die de Tweede Kamer daarvoor geeft is dat niet is aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven: wel voor donkerkleurige veterlaarzen, maar niet voor veterlaarzen die zijn uitgevoerd in een niet-donkere kleur.
1.2 De Tweede Kamer heeft wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk voor niet-donkerkleurige veterlaarzen het merk in zijn geheel nietig verklaard, dus ook voor het gebruik daarvan voor donkerkleurige veterlaarzen. Tegen dat oordeel komt Airwair op. De centrale vraag is aan de hand van welke maatstaf moet worden beoordeeld of een merk, wanneer dat wordt toegepast op waren die verschillende verschijningsvormen kennen, door het gebruik ervan geacht kan worden onderscheidend vermogen te hebben verkregen. Is voldoende dat de inburgering van het merk voor ten minste één waarschijnlijke verschijningsvorm van de onder de inschrijving van het merk vallende waren wordt aangetoond? Of is vereist dat de inburgering van het merk voor alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de onder de inschrijving van het merk vallende waren wordt aangetoond? Voor het geval dat laatste is vereist en inburgering niet voor alle verschijningsvormen van de onder de inschrijving van het merk vallende waren kan worden aangetoond, betekent dit dan dat het betrokken merk in zijn geheel nietig moet worden verklaard?
In principale verzoek
(…)
4.38. Ik meen daarom dat de vraag of een merk is ingeburgerd moet worden beoordeeld op het niveau van alle waren die onder de (aangevraagde) merkregistratie vallen. Indien de categorie van waren waarop het merk is aangebracht wegens ontbreken van verschillende gebruiksvormen niet in nadere subcategorieën kan worden ingedeeld, geldt het merk als ingeburgerd voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, ongeacht verschillen in verschijningsvorm van de waren. Welnu, de Tweede Kamer is uitgegaan van één categorie waren (veterlaarzen), zoals eveneens blijkt uit de door hem uitgesproken gehele nietigheid en vervallenverklaring van het Merk. Dat uitgangspunt houd ik voor juist. De Tweede Kamer heeft echter ondanks dat uitgangspunt afzonderlijk onderzocht of het Merk voor niet-donkerkleurige veterlaarzen is ingeburgerd. Dat laatste getuigt mijns inziens van een onjuiste rechtsopvatting. Binnen de categorie 'veterlaarzen' kan geen nadere onderverdeling in verdere subcategorieën worden gemaakt aan de hand van de daarvoor geldende maatstaf, te weten het doel en de bestemming van de waren. (…)
Een nader onderscheid aanbrengen op basis van kleurstelling van veterlaarzen houd ik voor onjuist. Dat het gele stiksel minder contrasteert met lichte veterlaarzen dan met zwarte veterlaarzen zal duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat lichte veterlaarzen een aparate categorie vormen waarvoor specifiek moet worden onderzocht of het Merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen.
