B9 10596. Hoge Raad, 23 december 2011, LJN: BT8460, Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier.
Merkenrecht. Prejudiciële vragen HR in het (internationale) geschil over de vermeende nietigheid van het vormmerk chocoladestaafje van Revillon (afb. links). In de woorden van A-G Verkade: “Gestreden wordt over het al dan niet onderscheidend vermogen van deze vorm, en over de vraag of de vorm al dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat deze van merkbescherming uitgesloten zou zijn.”
Het hof Den Bosch oordeelde eerder dat het staafmerk “niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit” en dat “de wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.” Het hof concludeerde, net als de rechtbank, dat Trianon met haar chocoladestaafje inbreuk maakt op het staafmerk van Revillon.
De Hoge Raad oordeelt dat de klachten deels falen en deels, waar het de ‘wezenlijke waarde aan de waar’ betreft nadere uitleg van de toepasselijke wet- en regelgeving behoeven en verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om antwoord te geven op 4 prejudiciële vragen. Dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen, dient daarbij tot uitgangspunt.
3.4.2 Onderdeel II.1 klaagt onder meer dat het hof, door te oordelen als het in rov. 4.13 heeft gedaan, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat het heeft miskend dat het bij de hier aan de orde zijnde uitsluitingsgrond "wezenlijke waarde aan de waar geven" gaat om de vraag naar de reden van de aankoopbeslissing door het publiek, dat het daarbij niet erom gaat of de vorm de wezenlijke waarde, maar of deze een wezenlijke waarde aan de zaak geeft, en dat het hof aldus ten onrechte geen aandacht heeft geschonken aan het betoog van Trianon dat de waarde van chocoladeproducten als het onderhavige niet (langer) uitsluitend door de smaak, maar steeds meer (mede) door hun bijzondere of specifieke vorm wordt bepaald, die daarom de aankoopbeslissing van het publiek mede of zelfs vooral bepaalt. Deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, hierna: de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden. De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen.
.4.3 In afwachting van de beantwoording van die vragen behoeven de klachten van de onderdelen II.4, eerste alinea (dat betrekking heeft op de stelling van Trianon dat voldoende is dat de vorm mede de wezenlijke waarde bepaalt), en II.5 (dat slechts voortbouwende klachten behelst) geen behandeling. Datzelfde geldt voor onderdeel II.6, dat zich richt zich tegen rov. 4.13 en betoogt dat de verwerping van het beroep van Trianon op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als het staafmerk onjuist dan wel onbegrijpelijk is; het betoogt dat, indien, zoals Trianon in feitelijke instantie heeft gesteld, een belang aanwezig is om een bepaalde vorm vrij te houden, daaraan de omstandigheid niet kan afdoen dat een producent ook een andere vorm kan kiezen. Nu eerst na de beantwoording van de te stellen prejudiciële vragen zal kunnen worden beoordeeld of het staafmerk nietig is op de aangevoerde grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), Merkenrichtlijn, kan ook eerst nadien worden vastgesteld of hier van een "Freihaltebedürfnis" sprake is. Wel kan thans reeds worden overwogen dat de klacht van de laatste alinea van onderdeel II.6 faalt: de omstandigheid dat een fabrikant vrij moet zijn om zijn producten een vorm te geven die meer voorkomt in de desbetreffende branche of die gelijkt op wat daar gebruikelijk is, miskent dat het hof van het staafmerk, naar hiervoor in 3.2 is overwogen, nu juist heeft geoordeeld dat dit in vorm significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon als het "Umfeld" heeft verwezen.
3.4.4 Onderdeel II.3 klaagt dat 's hofs arrest innerlijk tegenstrijdig is waar het in rov. 4.10.2 overweegt dat "het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit", en in rov. 4.12 dat Trianon niet heeft weerlegd dat de "mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan." Of de omstandigheid dat een vorm voldoende origineel is om onderscheidend vermogen te bezitten, meebrengt dat die vorm ook (eventueel: mede) de wezenlijke waarde van de waar bepaalt - noodzakelijk voor de gestelde tegenstrijdigheid - valt eerst definitief te beoordelen na beantwoording van de te stellen prejudiciële vragen.
(…) 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast. De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. Voorts dient tot uitgangspunt dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen.
5. Vragen van uitleg
1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?
Lees het arrest hier.
