B9 11128. Gerechtshof Arnhem, 24 april 2012, LJN: BW3655, FrieslandCampina c.s. tegen De Natuurhoeve (met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak).
Merkenrecht. Puddingverpakkingen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Utrecht, 6 juli 2011, B9 9887). Geen inbreuk op de verpakking van de Mona-toetjes. (Grotere afbeeldingen hier).
FrieslandCampina maakt op grond van gecombineerde woord/beeldmerken en (spoedinschrijvingen voor) vormmerken m.b.t. de verpakking van haar Mona-toetjes bezwaar tegen de 'puddingproducten' van De Natuurhoeve, maar ziet haar vorderingen ook in hoger beroep afgewezen. Aan de specifieke vorm van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCapmina c.s komt nauwelijks onderscheidend vermogen toe doordat deze combinatie niet significant afwijkt van de traditionele puddingvorm. Het gebrek aan onderscheidend vermogen geldt evenzeer voor de afzonderlijke kenmerken van de puddingvorm die onderdeel uitmaken van de gecombineerde beeld-en vormmerken van FrieslandCampina c.s. In de voorstelling van het publiek hoort dit nu eenmaal allemaal bij de waar pudding.
FrieslandCampina c.s. hebben daarnaast onvoldoende aannemelijk gemaakt dat van directe verwarring sprake zou zijn. “Aannemelijk is dat de respondenten de hen integraal dan wel na verwijdering van de beeldmerken getoonde verpakkingen van AH, Lidl en C1000 in de eerste plaats op basis van de bogen en de door de verpakking heen zichtbare geelachtige inhoud associëren met kant-en-klare pudding, aan welk product zij dan de langjarige marktleider van dergelijke puddingproducten in Nederland Mona koppelen. Daarmee is echter nog geenszins aannemelijk geworden dat bij de respondenten of het publiek verwarring kan ontstaan door een overeenstemming met de beide gedeponeerde merken onder 3.2 (dus niet beperkt tot de driedimensionele bestanddelen ervan).” Van indirecte verwarring of slaafse nabootsing is door de uiteenlopende totaalindrukken van de verpakkingen eveneens geen sprake.
Kenmerkend voor deze zaak zijn tenslotte de overwegingen van het hof over de kwalificatie en de beschermingsomvang van de ingeroepen merken:
4.4. (…) Op de door het hof gestelde vraag waarom FrieslandCampina c.s. voor de door hen hier in het bijzonder verlangde vormbescherming niet hebben volstaan met inschrijving van pure vormmerken (met name: de naar beneden taps toelopende 12 ronde verticale ribbels (de bogen)) heeft de advocaat van FrieslandCampina c.s. het volgende geantwoord. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft aangekondigd de inschrijving hiervan te zullen weigeren wegens afwezigheid van inburgering in de gehele Benelux (met name in België en Luxemburg). FrieslandCampina c.s. erkennen die afwezigheid, maar oordelen een dergelijke weigeringsgrond onjuist. Niettemin hebben zij toen alsnog besloten tot (spoed-) inschrijvingen van de thans ingeroepen gecombineerde beeld/vormmerken.
4.5 Ongeacht het antwoord op de vraag of inschrijving van een puur vormmerk in dit geval wel of niet toelaatbaar zou zijn, dienen de merken zoals deze zijn ingeschreven en thans voorliggen uitgangspunt te zijn bij de beoordeling van dit geschil, hetgeen tot gevolg heeft dat FrieslandCampina c.s. de gecombineerde woord- en beeldmerken niet zonder meer mag reduceren tot enkel de vormelementen zonder de grafische elementen, welke laatste immers ook deel uitmaken van de inschrijvingen. Het hof onderschrijft derhalve de (door grief 2 aangevallen) overwegingen in rov. 4.4 van het vonnis dat de beschermingsomvang van het merk wordt bepaald door het merk zoals het is ingeschreven en niet kan worden uitgebreid tot een of meer afzonderlijke elementen of bestanddelen daarvan, ongeacht de mate waarin die (door marketing- en reclameactiviteiten) als karakteristiek voor het vormmerk hebben te gelden, alsook dat als uitgangspunt moet gelden het merk zoals dat door FrieslandCampina is gedeponeerd en is ingeschreven.
(...) 4.7 Afgezien van de voorstelling van dieren (een vis of beer) bestaat de puddingvorm vanouds uit taps toelopende ronde verticale ribbels (bogen) (zie de afbeeldingen in productie 17 bij de inleidende dagvaarding en in de memorie van antwoord, pagina 10). Dat geldt zelfs voor de door FrieslandCampina c.s. getoonde boogvormige (rijst-)puddingen van AH en La Laitière (pleitnota onder 29 en onder 93). Als regel representeert deze traditionele vorm de waar pudding, terwijl het begrip pudding veelal geassocieerd wordt met deze vorm. Het hof merkt hierbij op dat pudding zoals die door partijen op de markt wordt gebracht zich onderscheidt van andere kant en klare nagerechten op zuivelbasis, doordat die andere nagerechten veelal uit een bak worden geschept of gegoten zodat de verpakkingen daarvan glad zijn, terwijl een pudding bedoeld is omgekeerd en uitgestort te worden en dan zonder hulpmiddelen kan blijven "staan". Bij uit te scheppen producten is een ribbelvorm hinderlijk en verdient een gladde vorm de voorkeur; bij uit te storten puddingen is een gladde vorm niet noodzakelijk en bevordert de ribbelvorm juist het rechtstandig uitstorten van de pudding. De consument die deze vorm, al dient zij tot verpakking, in de winkel aantreft zal dus in de eerste plaats aan pudding denken; hij zal de vorm associëren met de aard van de waar. Als gevolg hiervan komt aan de specifieke vorm van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s., die naar het oordeel van het hof niet significant afwijkt van de traditionele puddingvorm, mede in het licht van artikel 2.1 lid 2 BVIE niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toe. Veelzeggend is in dit verband dat de vragenlijst behorend bij het marktonderzoek door Metrix Lab (de eerste gerichte vraag, question 8; zie productie 18 bij de inleidende dagvaarding) opent met de inleiding: "U hebt zojuist een foto van een puddingverpakking gezien."
4.8 Het voorgaande geldt evenzeer voor de afzonderlijke kenmerken van de puddingvorm die onderdeel uitmaken van de gecombineerde beeld- en vormmerken van FrieslandCampina c.s. Aan de bogen als zodanig komt nauwelijks of geen onderscheidend vermogen toe, hetgeen bij pudding eveneens geldt voor de geelachtige puddingkleur. In de voorstelling van het publiek hoort dit nu eenmaal allemaal bij de waar pudding. In dit licht onderscheidt het eerste merk van FrieslandCampina c.s. zich vooral door de dominerende rode afdekfolie met daarop in witte letters “MONA” en de rode sauslaag onderin, terwijl haar tweede merk als dominerend bestanddeel een om de bovenkant en de halve voorzijde van de beker gevouwen wit/grijs gekleurde kartonnen enigszins vierkante clip draagt met daarop op zowel de bovenzijde als de voorzijde de met grafische elementen “Mona“ in de kleur wit op rood. De onder 3.4 afgebeelde tekens van gedaagde missen die aspecten maar hebben, al tonen zij ook de bogen en de gelige kleur, daarentegen een in het oog springende veelkleurig bedrukte ronde afdekfolie en daarop aansluitend aan de bovenzijde van de bogen rondom een brede veelkleurig bedrukte, in de beker gegoten band, waardoor de bogen slechts aanwezig zijn op de onderste helft van de beker en de verhouding tussen pudding en saus anders oogt.
Gerelateerd aan de in rov. 4.6 geformuleerde toetsingsnormen is naar het voorlopige oordeel van het hof daarom geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen de door Natuurhoeve gebruikte tekens en de merken van FrieslandCampina c.s., waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
Lees het arrest hier.
