Gecombineerde noot Geerts en Torenbosch bij Louboutin/Van Haren, Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag en Van Haren/Louboutin

17-01-2020 Print this page
B915946

P.G.F.A. Geerts, Universiteit Groningen en bureau Brandeis, en J.R. Torenbosch, masterstudent Universiteit Groningen, Gecombineerde noot onder HvJ EU 12 juni 2018, (Louboutin/Van Haren, IEPT20180612), HvJ EU 14 maart 2019, (Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag, IEPT20190314) en EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (Van Haren/Louboutin); gepubliceerd in IER 2020/43, p. 393-408.

 

"1. In deze gecombineerde noot staat de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond in het merkenrecht centraal. Deze uitsluitingsgrond was in de oude Merkenrichtlijn 2008/95 neergelegd in art. 3 lid 1 sub e en gold alleen voor vormmerken. In de nieuwe herschikte Merkenrichtlijn 2015/2424 die per 12 januari 2016 in werking is getreden, is het toepassingsbereik van de uitsluitingsgrond verruimd en geldt deze ook voor ‘een ander kenmerk’ dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft; art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl. Sinds 1 maart 2019 is deze uitsluitingsgrond in art. 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE geïmplementeerd.

 

2. Het rode zool merk van Louboutin (voor schoenen met hoge hakken) is op 28 december 2009 bij het BBIE aangevraagd en op 6 januari 2010 ingeschreven. In de omschrijving van het merk is aangegeven dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk, maar slechts bedoeld zijn om de positie van het merk duidelijk te maken. In 2012 heeft Van Haren in Nederland schoenen met hoge hakken en rode zool verkocht. In 2013 heeft Louboutin bij de rechtbank Den Haag een inbreukvordering ingesteld tegen Van Haren. Van Haren heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat het rode zool merk nietig verklaard moet worden, omdat het een wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft. Volgens Van Haren (die op dat moment te maken had met de ‘oude wetgeving’) moet het begrip ‘vorm’ ruim worden uitgelegd en beperkt het zich niet tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, maar ziet het ook op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals een kleur.

 

3. Het is deze kwestie waarover het Hof zich moest buigen. Nadat de zaak van de Negende kamer naar de Grote Kamer was verwezen en A-G Szpunar twee conclusies had genomen, heeft het Hof op 12 juni 2018 arrest gewezen. Het heeft antwoord gegeven op de (door hem geherformuleerde) vraag of een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl.

 

4. Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. Diens motivering is kort en krachtig. In zijn antwoord legt het Hof de nadruk op een grammaticale uitleg van het begrip ‘vorm’ en oordeelt dat met dat begrip over het algemeen gedoeld wordt op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent (r.o. 21). Dat betekent dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn (r.o. 22). Dat geldt evenzeer voor het litigieuze merk omdat daarmee niet wordt beoogd de vorm van een zool te beschermen, maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats op schoenen met hoge hakken (r.o. 23-25). En voor wie na deze uiteenzetting nog zou twijfelen, timmert het Hof zijn beslissing in r.o. 26 helemaal dicht door er op te wijzen dat het litigieuze teken in ieder geval niet ‘uitsluitend’ uit de vorm bestaat, omdat het voornamelijk uit een kleur bestaat.

 

5. Wat opvalt is dat het Hof zijn A-G niet volgt. Die heeft vooral veel gewicht toegekend aan het stelsel en de opzet van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl. Hij wijst (in nr. 53-54 van zijn eerste conclusie d.d. 22 juni 2017) erop dat uit het Hauck/Stokke-arrest van het HvJ EU volgt dat de doelstelling van deze bepaling erin bestaat:

“te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (curs. P.G./J.T.). Deze bepaling maakt het mogelijk om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die in de vorm ervan tot uiting komen, in het publiek domein te houden.

  54. Ik ben van mening dat de aanwezigheid van een kleur die is aangebracht op een onderdeel van het oppervlak van de waar kan worden beschouwd als een kenmerk dat tot uiting komt in de vorm van de waar. Zoals blijkt uit de door de verwijzende rechter aangehaalde voorbeelden, kan de kleur voorts een wezenlijk gebruikskenmerk van de specifieke waar vormen, zodat de monopolisering van de kleur, in combinatie met een element van de vorm van de waar, concurrenten kan verhinderen om waren met hetzelfde functionele karakter vrij aan te bieden.”

 

6. Hoewel wij onze ogen zeker niet willen sluiten voor het feit dat een juist evenwicht gevonden moet worden tussen de belangen van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden, overheerst bij de A-G toch vooral de (overdreven) angst dat toekenning van het rode zool merk aan Louboutin de concurrentie te veel zou beperken. Wij delen die angst in veel mindere mate en wijzen erop dat de doelstelling van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl zoals door het Hof is geformuleerd (zie de hierboven in nr. 5 gecursiveerde passage), vooral geldt voor de twee andere in dat artikel genoemde uitsluitingsgronden, te weten de aard van de waar uitzondering en de techniekexceptie. Met Gielen zijn wij er nog lang niet van overtuigd dat dit alles in dezelfde mate geldt voor de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond. Wij begrijpen dat door middel van een merkrecht geen wezenlijke technische oplossingen of gebruikskenmerken waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt gemonopoliseerd moeten kunnen worden. Maar veel lastiger te begrijpen is waarom dat (in even sterke mate) zou moeten gelden voor vormen die de waar voor de consument aantrekkelijk maken. Lastig te begrijpen is ook waarom een fraai vormgegeven logo, zoals dat van AkzoNobel, beschermd door auteursrecht en merkrecht, door het merkrecht beschermd blijft nadat het auteursrecht is verlopen, maar de eveneens fraaie vorm van een G-Star Elwood-jeans niet.

 

7. Dat het Hof zijn A-G in dezen niet heeft gevolgd betreuren wij dan ook niet: het rode zool merk van Louboutin is geen vormmerk (dat uit de wezenlijke waarde van de waar bestaat).[...]"

 

Lees de noot hier.