Het gestelde vernieuwende karakter van de uitvinding

B9 11272. Hoge Raad, 25 mei 2012, 11/00304, AGA Medical Corporation tegen Occlutech GmbH (met dank aan Peter Burgers & Marjanka Vermunt (Brinkhof), en Thijs van Aerde (Houthoff Buruma).

Octrooirecht. De Hoge Raad verwerpt het beroep tegen het arrest van het Hof Den Haag van 19 oktober 2010 (IEPT20101019), waarbij het hof oordeelde dat Occlutechs occlusie-inrichtingen (voor het afsluiten van gaten  in het tussenschot tussen hartkamers) niet onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van AGA’s  Europese Octrooi vallen. “De talrijke klachten van het middel, dat drie onderdelen telt, hebben betrekking op de thema's: uitleg van kenmerk (vii) het octrooi, de rol daarbij van het verleningsdossier en de vraag naar de equivalentie.”

Bij de beoordeling van de klachten stelt de Hoge Raad m.b.t. art. 69 lid 1 EOV en HR Lely/Delaval voorop, kort gezegd, dat niet gezegd is dat al de gezichtspunten die in het arrest van 1995 (Ciba Geigy) zijn opgesomd, in ieder afzonderlijk geval in aanmerking moeten worden genomen. “In hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat.” De uitleg van een octrooi is daarbij in de regel sterk verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.

Dat het bestreden oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat het ervan uitgaat dat, indien de bewoordingen van de conclusies duidelijk zijn, de letterlijke uitleg prevaleert en dat daarop slechts een correctie mogelijk is als duidelijke aanwijzingen in beschrijving en tekeningen aanwezig zijn voor een andere beschermingsomvang, vindt naar het oordeel van de Hoge Raad geen grondslag in hetgeen het hof heeft overwogen. Het hof heeft geoordeeld dat in de beschrijving en de tekeningen geen aanknopingspunten zijn te vinden voor de door AGA aan de hand van de uitvindingsgedachte voorgestane uitleg, die van de bewoordingen van de conclusies afwijkt. Het hof heeft, anders dan gesteld, niet nagelaten de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte als gezichtspunt te laten meewegen. Het hof is immers van oordeel dat een achterliggende uitvindingsgedachte als door AGA gesteld, uit het octrooi niet valt af te leiden.

Met betrekking tot de equivalentievraag oordeelt de Hoge Raad dat voor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een "pioniersuitvinding" alleen dan grond bestaat, indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd. “Kennelijk heeft het hof, niet onbegrijpelijk, niet willen aannemen dat het gestelde vernieuwende karakter van de uitvinding eraan in de weg heeft gestaan dat AGA ook een uitvoeringsvariant had kunnen claimen als door Occlutech in haar occluders toegepast, die AGA bovendien volgens haar eigen stellingen wel heeft voorzien en die door de vakman volgens haar in de conclusies wordt "ingelezen". Dat bij een pioniersuitvinding daarnaast grond kan bestaan onduidelijkheden niet in het nadeel van de octrooihouder te laten werken, zoals in het arrest van 1995 is overwogen, is hier niet aan de orde, aangezien het hof op de hier van belang zijnde punten geen onduidelijkheden heeft vastgesteld.”

De klacht dat het hof had behoren te motiveren waarom het bereiken van de afsluitende werking met twee klemmen in het licht van het equivalente resultaat en de functie ervan op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan bij de afsluiters van Occlutech, mist doel. Het oordeel van het hof behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn. “Daarbij moet voorts in aanmerking worden genomen dat, zoals ook is overwogen door het Bundesgerichtshof in zijn door AGA overgelegde uitspraak van 10 mei 2011 (rov. 35), het octrooi nog andere wijzen van verbinden van de draden aan de uiteinden weliswaar openbaart, maar niet claimt.

De klachten die betrekking hebben op hetgeen het hof heeft overwogen omtrent het beroep dat Occlutech heeft gedaan op het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier, richten zich tegen ten overvloede gegeven overwegingen en kunnen daarom niet tot cassatie leiden.

Anders dan gesteld is de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) overigens niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan. Een zodanige afstand mag daarbij slechts worden aangenomen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, waaronder de openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

1019h proceskosten AGA: €49.440,64.

Lees het arrest hier.